심사관의 거절결정에 동의하기 어려운 경우, 또는 심사관의 심사진행에 오류가 있다고 생각되는 경우에는 Appeal절차를 개시하여 심사관의 거절결정의 정당성에 대한 PTAB의 판단을 받아 볼 수 있다. Appeal Brief를 제출한 이후 대부분 1년 이상을 기다려야 절차진행이 완료되는 점, 그리고 Appeal 절차를 진행하는데 필요한 비용이 상대적으로 큰 점 때문에 Appeal의 진행을 주저하는 경우가 많다.
허나, 담당심사관과 의견합의가 되지않아 계속해서 Amendment/Response를 제출하고, 반복된 RCE를 제출하여 비용을 발생시키는 것 보다, Appeal 절차를 개시해 PTAB의 결정을 받아보는 것이 결과적으로는 비용상으로나 시간상으로 이득인 경우가 상당히 많이 있다.
다만 Appeal 절차의 진행이 흔한 경우는 아니므로 어떻게 절차가 진행되고, 어떤 비용이 발생하는지 익숙하지 않은 경우가 종종 있다. 따라서 아래와 같이 Appeal 절차의 진행을 개괄해 본다.
(도표출처: USPTO website)
1. Final Rejection 또는 Advisory Action의 대응 기간내에 Appeal절차로 갈것이라는 Notice of Appeal을 제출하면서 Notice of Appeal Fee를 납부한다. (PTO fee: $800.00)
2. Notice of Appeal 제출 후 2개월 이내에 Appeal Brief를 준비하여 제출한다. Appeal Brief를 제출할때에는 추가로 납부할 관납료가 없고, Appeal Brief 준비 및 제출에 대한 변호사비가 발생한다. 변호사비는 물론 사건과 거절이유의 복잡성에 근거하여 산정될 것이다.
3. Appeal Brief제출 후, 2개월 이내에 담당 Examiner가 Appeal Brief에서 주장된 사항들에 대해서 Examiner Answer를 발행한다.
4. Examiner Answer를 받아본 후, 2개월 이내에 Forwarding Fee (PTO fee: $2,000.00)를 납부하면서 Appeal절차를 계속 진행시킨다. Forwarding Fee를 이때 납부하게 되어 있는 이유는 Examiner Answer를 받아보고 난 이후에 Appeal을 더 이상 진행하지 않는 경우도 있기 때문입니다. 예를들어, 출원인의 사정이 변하는 경우도 있고, 또는 Examiner의 거절이유 근거 변경으로 Examiner와의 절차 진행이 더 적절한 경우도 있습니다. 한편, Examiner가 Examiner's Answer를 발행하지 않고 절차 재개후 Notice of Allowance를 발행하는 경우도 있습니다. 이런 경우에는 Appeal Board에서의 절차를 더 진행할 필요가 없으므로, Forwarding Fee를 납부하지 않고 절차를 종료시키게 됩니다. 즉, Forwarding Fee를 납부하는 것은 Examiner Answer를 받은 이후에 Appeal 절차를 중단하지 않고 계속 진행하겠다는 의사표시입니다.
4-1. Reply Brief제출여부와 Oral hearing 진행여부는 선택사항입니다만, 대부분 Reply Brief는 제출을 하여 Examiner Answer를 반박합니다. 이때는 Reply Brief의 준비, Oral Hearing의 실시 등으로 변호사비가 발생합니다.
5. 출원인과 Examiner의 모든 절차 진행이 끝난 후, PTAB에서 심리를 진행하여 Decision on Appeal을 발행하게 됩니다.
한편, 미국지식재산변호사협회 (AIPLA)에서 2015년 발행한 "Report of Economic Survey"에서는, Oral Hearing없이 Appeal을 진행하는 경우의 변호사비 발생 중간평균값을 $4,000, Oral Hearing과 함께 진행하는 경우는 $9,000으로 중간평균값을 조사하여 발표한 바 있다.
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