미국 특허절차에는, 다른 나라에는 없는 절차로서,
정보 공개 의무 (IDS)가 있습니다. 한국에는 이러한 의무가 없기 때문에, 기본적인 점들을 지나치기 쉽습니다. 허나, 쉽사리
넘기기에는, 그 위반 효과가 “특허 권리행사 불가능”일 정도로 크기 때문에, 잘 알아 두시는 것이 필요하다고 생각합니다.
저도 처음에 미국실무를 시작하고 나서, IDS제도에
대한 개념과 절차가 쉽사리 기억되지 않아 고생하였던 것 같습니다. 이러한 IDS제도에 대하여, 이전에 정리하여둔 기본 개념들을 조금 수정하여 포스팅 합니다.
참고되시길 바랍니다.
< IDS란 무엇인가? >
• 공개의무 (Duty of Disclosure)
• 37 C.F.R. 1.56
Duty to disclose information material to patentability.
(a) A patent by its
very nature is affected with a public interest. The public
interest is best served, and the most effective patent examination occurs when,
at the time an application is being examined, the Office is aware of and
evaluates the teachings of all information material to
patentability. Each individual associated with the filing and prosecution
of a patent application has a duty of candor and good faith in dealing
with the Office, which includes a duty to disclose to the Office all
information known to that individual to be material to patentability as defined
in this section.
• 위반시
- 불공정한
행위로 인정되어 특허의 권리행사 불가능 (Unenforceable)
- 권리행사
제한된 특허의 관련특허까지도 영향이 미칠 수 있음.
< 무엇을
제출해야 하는가? >
• 제출대상범위
- 등록 특허, 선출원된
특허, 출판물, 간행물에 실린 기사, 광고된 제품, 판매되고 있는 제품, 발명자에게 알려진
아이디어, 상업적으로 사용되어지고 있는 제품 또는 과정, 및 미국에
출원한 특허출원의 해외 패밀리 출원에 대한 선행자료 리스트 및 거절이유 등
- 외국어 문헌의 경우 그 문헌의 영문 요약본 (abstract)를 제출하여야 할 뿐만 아니라, 관련성에 대한 설명문 (concise explanation of relevance)도 제출되어야 함.
- 특히, 미국이외의 특허청에서 출원 절차가 진행 중에, 거절이유통지서 등이 제출된 경우, 그 거절이유통지서에 인용된 문헌들에 대한 영문 Abstract와 함께, 거절이유통지서 자체의 영문 번역본도 "관련성에 대한 설명문"으로써 제출되어야 한다. 이 경우, 실무적으로는 거절이유통지서의 기계번역본이 제출되어도 인정되고 있다.
• 중요한(Materiality) 정보
- a prima
facie case of unpatentability of a claim
-> not
only 35 USC 102/103 (novelty/obviousness) but also 35 USC 112 ¶1 (disclosure), 35
USC 112 ¶2 (definiteness), 35 USC 101 (utility), and 35 USC 101/121 (double
patenting)
※ 특히 중요한 기술 또는 분쟁이 일어날 가능성이 다분한 분야의 특허출원인 경우에는, 중요성에
대한 판단 오류 위험성 & PTO 기만의도로 해석되는 것을 방지하기 위하여, 가급적 특허성과 관련된 정보들을 모두 제출하는 것이 맞습니다.
허나, 통상적인 케이스의 경우에는, 너무 많은 reference들을 제출하게 되면, 비용상의 문제점이 발생할 수 있으므로, 일반적으로는 10건 미만으로 중요(Material)한 reference들로 추려서 제출하여도 IDS제출의무와 관련하여 큰 문제가 발생하지는 않는 것으로 이야기 됩니다.
< 언제
제출해야 하는가? >
• 제출기간
① 출원일로부터
3개월 이내 or 최초 OA 발송일
이전 중 늦은때
- 별도의 수수료나 진술서 필요없다.
- 계속출원(DA, CA, CIP는 실제출원일, PCT는
진입일)
② 출원심사의
종료 (Final OA, NoA, or Ex parte Quayle Action) 전까지
- 37 CFR
1.97(e) Statement or
- 37 CFR
1.17(p) Fee -> $260 (large entity) /$130 (small entity)
③ 등록료 (Issue Fee) 납부일 이전까지
- 37 CFR
1.97(e) Statement &
- 37 CFR
1.17(p) Fee
④ 특허출원이
37 CFR 1.313(c) 에 따라 유효하게 등록철회될 수 있을때까지
- RCE제출, 계속출원(DA, CA, CIP)제출을 통하여 권리행사
무효 방지 가능
• 제출기간은 연장되지 않음
• *37
CFR 1.97(e) Statement*
-
Information을 알게된 날로부터 3개월이 지나지 않았음을 소명
< IDS로 제출한 자료들에 대한 확인>
IDS가
유효하게 제출되었고, Examiner에 의하여 고려되었다면, Office Action의 앞부분에 이러한 문단이 포함됩니다. 따라서, 이를 통하여 IDS가 제대로 제출되었는지 확인할 수 있고, 만약 제대로 제출되지 않았다면, 필요한 조치를 취할 수 있습니다.
<관련 판례들>
Semiconductor Energy Laboratory Co. v. Samsung
Electronics Co. 2000
• Semiconductor는 출원 시 일본 선행자료를 IDS로 제출.
(전문영문번역을
하지 않고 요약서에 대해서만 영문번역을 제출)
• 삼성과의 침해분쟁발생
• 삼성은 Semiconductor가 출원 시 공개의무를 지키지 않아 그의 특허가 무효가 되어야
한다고 주장.
->“요약문번역에는 출원과 관계가 있는 기술을 명시하지 않았지만 번역문을 제출하지 않았던 원문에는 출원과 관계가 있는 기술이 명시되었고
심사관은 이를 모르고 일본선행자료가 출원과 관계가 없는 것으로 판단함” 즉, 공개의무를 지키지 않은 것이며 불공정한 행위로 인정
=> 영문 Abstract 만을 대리인에게 보내는 것은 미국 특허청 심사관에게 이
Abstract 안에 가장 관련된 부분이 다 들어 있다고 말하는 것과 같으며, 실제로
가장 관련된 부분이 다 들어 있지 않은 경우에는 불공정한 행위로 볼 수 있다는 것.
Dayco Products Inc. v. Total Containment Inc. 2003
• Claim
이 비슷한 두 특허 출원이 동시에 다른 심사관에 의해 심사되었고 그 중에 한 출원에 대해서 심사관으로부터 거절이유를 받았지만
이 사실을 비슷한 다른 출원의 심사관에게 IDS로 제출하지 않음. -> 불공정행위!
-> 심사관이 어느 특정 출원에 대해 심사를 진행하는데 그와 비슷한 출원이 거절이 됐다면 그 사실은 중요한 정보이고 그런
정보가 심사관에 알려지지 않았다면 이는 불공정한 행위로 볼 수가 있다고 판결.
-> 국내외 관련 출원 심사 중에 알게 된 참고자료 뿐만 아니라, 관련 출원 자체에 대해서도 본질적으로
비슷한 Claim이라고 판단되면 이에 대한 모든 거절이유를 제출해야 하는 의무가 있음.
=> 어느 정도가 비슷한 것인지 기준이 확실하게 정해진 것은 아니지만 적어도 같은 출원이 해외 여러 국가에 출원이 됐다면 그
출원들에 대해서는 공개의무가 있음.
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