2014-02-19

Patent Prosecution Highway (PPH)





   Patent Prosecution Highway (PPH) 는 출원인이 심사가 이루어져 특허등록이 될 것으로 판단되는 출원발명에 대하여, 그 심사 결과를 다른 나라 특허청에 제출하면, 그 다른 나라의 특허청에서 출원발명이 특허등록가능 판단을 받은적이 있음을 참고하여 해당 출원을 일반 출원보다 빨리 심사를 해주는 제도입니다. 조금 이해가 쉽도록, 예를 들어 이야기 하면, 한국에서 특허출원을 하여 등록 받은 상태이고, 그 이후에 미국에 특허출원을 하고자 경우에, PPH를 신청하여, "이 출원발명은 한국에서 등록받은 발명입니다"라고 미국특허청(USPTO) 심사관에게 알려주면, 미국특허청 심사관은 그러한 사실을 참작하여, 일반적인 보통의 특허출원보다, 해당 출원을 더 빨리 심사개시합니다. 물론, 심사가 빨리 개시되는 만큼, 더 빨리 등록이 될 가능성이 높겠지요.
  
  현 시점에서는 PPH 프로그램에 참여하는 국가가 아래와 같이 다양합니다. 즉, 거의 모든 국가에서 PPH의 이용이 가능합니다. 즉, 일본에 출원해서 등록판단 받고 미국에 PPH 주장하면서 출원, 유럽에 출원해서 등록판단 받고 한국에 PPH 주장하면서 출원 등등이 모두 가능합니다. 그리고, 각 국가의 특허청 뿐만 아니라, WIPO에서 발행된 Written Opinion 또는 International Preliminary Examination Report(국제예비심사보고서)에서 특허성 있음이 나타가 있음을 기초로 한 PPH신청이 가능합니다.


   그럼, 간략하게 요건 및 효과를 정리해 보겠습니다.

   [주요요건]

          1. 등록가능함을 판단받은 선행출원이 있을 것
                 - 이를 위해 "등록결정서"등의 사본이 제출됨

          2. 위 선행출원과 충분히 상응되는(sufficiently corresponded) 청구항들을 포함하는                후행출원에 PPH 신청이 될 것 (PPH 신청에 대한 별도 관납료는 없습니다)
                 - 이를 위해 Claim 번역문등이 제출됩니다.

          3. 후행출원이 심사 개시되어 Office Action (거절이유통지)가 발행되기 이전일 것
                 - 이미 OA가 발행되었다면 심사가 개시된 상태이므로 PPH가 필요없기 때문
                   입니다.


   [효과]

       -> 심사가 빨리 진행되게됩니다. 현시점에서, 미국특허청에서, PPH 신청이 승인                    (granted)되면, 승인된 시점으로부터 2~3개월 이후에 Office Action이 나오고
        있습니다. 물론, PPH의 이용 추세가 늘어가고 있는 상태이므로, PPH신청 case가
        많아지게 되면, 위 2~3개월이 차츰 늘어나겠지요.  그래도 현재 일반 출원의
        심사 대기 기간이 약 1.5년에 육박하므로, 그에 비하면 상당히 빠른 편이지요.


     이상입니다. 네, 간단합니다. 그리고, 효과적이지요. 아참, 그리고 위의 요건에서 "충분히 상응됨"은, 등록가능성을 판단받은 청구항과 동일하거나 더 좁은 범위의 청구항이면 충분히 상응되는 것으로 인정됩니다. 만약, '기 등록된 특허청구범위와 다른 조금 더 넓은 범위로 다른 나라에서 도전해보고 싶다'라고 하시는 경우는 PPH를 신청하실 수 없습니다.


     한편, 등록가능성도 높아지는 효과도 있습니다. 공식적으로 보장되는 효과는 아니지만, 미국특허청에서는 PPH가 신청된 경우, 90%의 등록율(allowance rate)을 보인다고 주장하고 있습니다. 허나, 실제 체감하기에는, 그정도 까진 아니고, 약 70%정도의 등록률을 보인다고 생각됩니다. 일반 특허출원의 경우는 50% 정도인 것에 비하면, 상당히 높은 수치입니다.  게다가, Rejection을 통지하는 Office Action없이, 한번에 Notice of Allowance(등록결정서)가 나오는 경우도 꽤 많습니다.  이렇게 되면, 출원인 분에게는 상당한 이득이지요. (반면에 로펌에서는 상당한 손실입니다^^;;)


    위와같이 등록률이 높아지는 이유는, 첫째로, 미국 심사관의 타국 심사국(ex: 한국특허청) 심사결과에 대한 약간의 신뢰를 이유로 들 수 있겠고, 둘째로, 등록결정을 받은 선행출원의 청구항이 이미 심사절차를 거치면서 등록가능하도록 한정 및 단련된 상태이므로 그게 상응하는 후행출원의 청구항도 최초 PPH신청당시에 이미 한정 및 단련된 상태임을 다른 이유로 들 수 있을 것 같습니다. 두번째 이유가 사실 좀 크겠네요.


   여튼, 한국에서 특허등록을 받은 상태에서 미국출원을 진행하고자 하신다면, 위 내용을 고려하셔서 PPH신청을 통한 빠른 특허등록을 도모해 보시는 것도 좋을 것 같습니다.  특히, 미국은 Festo판례이후로, Rejection에 대응해서 한정 보정을 하는 경우, Doctrine of Equivalent (균등론)의 적용이 제한되므로,  처음부터 조금 narrow한 청구항으로 진행해서 빨리 특허등록을 받는 것을 도모하는 것도 좋은 전략이 되리라 생각합니다.





   

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