Recent 3 Big Changes on the US Patent Prosecution Procedures

     

     2013년 12월 18일부로, USPTO에서 진행되는 특허절차에 대한 몇가지 중요한 변경사항의 적용이 있어 posting합니다. 본 변경사항들은, 특허실체법조약(PLT; Patent Law Treaty)에 따른 협약을 이행하기 위한 것입니다.

     

Filing Application Without any Claim

1. Claim과 Drawing 없이도 정규출원 (non-provisional application)을 출원하고 출원일(Filing Date)을 획득가능

   이전까지는, ‘최소한 하나’의 Claim과 발명의 설명에 필요한 Drawing이 있어야 USPTO에서 출원일을 획득할 수 있었습니다. 위 두가지가 결여되었다면, 그것이 제출될 때에서야 출원일을 획득할 수 있었습니다. 허나, 이제는,

(1) Claim과 Drawing없이도, Specification만을 제출하여(!), 출원일 획득이 가능합니다 (이후에 USPTO가 기간을 정하여 제출하라고 통보를 주면, 그 기간내에 claim을 제출하면 됩니다).

(2) 더군다나, 선출원 (타국출원, 가출원, PCT출원 등)의 우선권을 주장하며 출원하는 경우, “참조(by the reference)”만을 기재하여 출원함으로써, Specification마저 없이도(!) 출원일 획득이 가능합니다(이후에 USPTO가 기간을 정하여 제출하라고 통보를 주면, 그 기간내에 Specification, claim 등 을 제출하면 됩니다).

다만, 본 사항은 디자인 출원에 대해서는 적용되지 않습니다.

어떤 경우에 이러한 변경이 적용될 수 있을까요. 두가지 경우를 생각해 보았습니다.

Case 1: 아주 기술개발이 빨리 일어나는 분야의 발명이 있는 경우, 하루빨리 미국출원을 하여 우선일을 획득하고 싶습니다 (미국도 현재는 ‘선출원주의’로 변경되었기 때문에 우선일 획득이 중요합니다). 허나 가출원을 별도로 진행하기에는 비용이 부담됩니다. 영문 발상설(Specification)은 준비 되었으나, Claim set은 조금 더 시간이 필요합니다. 이런 경우에도, 일단 Specification을 출원하여 빠른 출원일을 획득하고, Claim을 나중에 제출가능합니다.

Case 2: USPTO에 가출원을 claim 없이 한글로 하였고(가출원은 원래 이렇게 가능합니다), 가출원에대한 우선권 주장 기간 만료기일이 시시각각 다가오고 있습니다. 그런데 영문 claim set은 커녕, 영문 번역조차도 지지부진합니다. 어느새 만료기일이 다가온 순간에, “참조”만을 기록하여 출원해버릴 수 있습니다. 그리고 정규의 출원일이 인정되고, 우선권이 적합하게 주장된 것으로 됩니다. 추후에, 발상설에 뒷받침되는 Claim set을 신중하게 추가합니다. 우선권 주장 기간을 지킨 셈이지요. 그리고 미국출원의 Claim 보정은, 소송시 좁게 해석되는것을 방지하기 위하여, 신중하여야 하기 때문에 (금반언; estoppel), 자칫 좁은 claim을 출원하였다가 피해를 보는 위험을 방지할 수 있습니다.

위 상황처럼 다급한 상황에서 유용하게 쓰일 수 있는 변경이므로, 알아두면 좋을 것 같습니다. 다만, 주의 하실 점이 두가지 정도 있습니다.

     (i) Claim set이 출원일 획득 이후 제출가능하더라도, 그 추후제출되는 Claim set은 출원일에 제출된 발상설(Specification)에서 충분히 뒷받침 되어야 합니다. 혹여 New Matter로 인정되어 정작 중요한 Claim을 추가하지 못하게 될 위험성이 없는 지는 꼭 check되어야 할 것입니다.

     (ii) Claim이 없는 경우에는, 출원일은 획득 되더라도, examiner’s docket에 들어가지는 않습니다. 즉, “일단 빨리 출원일 획득하여 심사순서를 앞당기겠다.” 는 것은 불가능합니다.

Claiming Priority 

2. 가출원 or 타국출원에 대한 우선권 주장 가능 기간이 14개월 (디자인 출원은 8개월)로 연장.

     기존에는, 12개월 (디자인 6개월)이었던 우선권 주장 가능 기간이 2개월이 연장되었습니다. 다만, 이 경우에는, “a petition to restore the right of priority”을 제출하고, 그 12개월을 놓친 이유가 ‘비의도적(unintentional)’이었어야 합니다. 기존에는 12개월이 경과된 경우에는, 우선권 주장이 아예 불가능하였지만, 이제부터는 petition제출을 통하여 우선권 주장이 가능합니다. 날짜 계산등의 착오로 우선권 주장기간을 놓쳐버린 경우에, 2개월까지 실수를 만회할 기간을 주는 것이지요 (Nice!).

Responding to RR/ER

3. Restriction/Election Requirement에 대한 대응기간이 2개월로 늘어났습니다.

     

     한국에서 실무를 할 때 가장 골치 아팠던 점 중 하나가, RR/ER에 대한 대응이었는데요. Method Claims와 Apparatus Claims를 공들여 준비했건만, Examiner가 RR/ER을 발행하였을때, 어느 하나를 포기하자니 아깝고, 그렇다고 분할출원(Divisional Application)을 진행하자니, 갑자기 2배로 불어나버린 비용에 출원인이 부담을 느끼고, 그렇다고 반박을 하여 Examiner의 생각을 바꾸기는 확률상 힘든 싸움이고…하여서 고민이 많이 되었었던 것 같습니다. 게다가 그에 대한 결정을 1개월 이내에 내려야 하니, 미국대리인이 RR/ER을 발행받는 시간, 한국으로 전달해주는 시간, 그리고 발명자에게 다시 전달해 주고 confirm을 받는 시간을 다빼면 거의 받은 그날로 RR/ER에 대한 대응방향을 결정해야 했던 것 같습니다.  설상가상으로 2013년도 부터는 RR/ER이 발행되는 빈도 또한 상당히 늘어났지요;;

     그래도 다행히, 이번 변경으로 RR/ER에 대한 대응기간이 2개월로 늘어났습니다. 여전히 RR/ER은 마주치기 싫은 통보이지만, 그래도 시간적 여유가 약간 더 생겼다는 것이 조금이나마 다행인 것 같습니다.

추가적인 참조를 위하여, USPTO에서 발행된 Memorandum을 첨부합니다.

Reference: USPTO MEMORANDUM dated on December 13, 2013 (forwarded by Joshua Pritchett who is one of the best attorneys of our firm, thanks!).