2013-12-14

After Final Consideration Pilot 2.0 (AFCP 2.0) - SEP 30, 2017


       Final Office Action (최후거절이유통지; 이하 FOA)가 발행되면, 대응의 범위가 현격히 줄어들게 됩니다.  특히, 보정의 범위가 상당히 제한되는데, FOA 출원인의 보정은 i)거절된 클레임의 삭제, ii) 클레임에 대한 형식적 요건을 만족하도록 하는 정정iii) 거절된 클레임을 심판에서 보다 나은 형태로 고려되도록 하는 보정또는 iv)거절된 클레임을 허여 상태로 되도록 하는 보정. 이렇게만 허용이 됩니다.


       필자가 한국 특허로펌에서 근무하면서 직접 미국출원사건에 관련된 업무를 하였던 경우에도, (비록 상당히 Junior시절이긴 하였지만) FOA가 발행되면 어떤 대응을 하는 것이 가장 적합한지에 대해서는 명확히 판단을 하지 못하였었고, 주로 그 당시 미국대리인의 의견에 기준을 두고 판단했었던 기억이 납니다. 사실 평균적으로, FOA가 발행되고나면, Request for Continued Examination (계속심사청구; RCE)를 신청하여 더 끌고 가는 경우가 가장 많았던 것 같습니다. 뭐 다른 변리사들도 비슷했겠지요. 그리고 다른 미국이외의 변리사들도 비슷하지 않았을까 생각합니다. 그래서, 종료되는 Application에 비하여 RCE가 늘어나는 경우가 더 많았기 때문에, USPTO의 Backlog (심사적체)도 점점 늘어나게 되지 않았을까 하는 것이 제 생각입니다.
  

      USPTO의 이전 청장이었던 David Kappos가 주도한, Backlog를 줄이자는 천명아래, AFCP (After Final Consideration Pilot)가 고안이 됩니다. 그리고, 일정기간의 시행 후, Examiner들과 Applicant등 실무자들의 의견을 수렴하여, 2013년 5월 19일, 개선된 파일럿 프로그램인 AFCP 2.0이 도입됩니다 (Federal Register Notice here). 본 파일럿 프로그램을 통하여, FOA이후의 대응 범위가 한층 넓어지게 됩니다(!). 그리고, 등록이 안되는 경우, Examiner로부터 직접, 왜 등록이 안되는지 들을 수도 있습니다(!!). 한마디로, FOA가 발행된 이후에, 일단 넓어진 대응범위 안에서 더 다양한 전략을 구사할 수 있게되고, 그 전략이 실패하더라도, RCE를 진행할지, Appeal로 갈것인지, 포기할 것인지 등의 다음 대응전략을 효율적으로 결정할 수 있게 됩니다. 즉, 좋은 제도 입니다. 한국에 계신 변리사분들도, 잘 파악하셔서, 없어지기 전에 효율적으로 활용할 수 있도록 하면 좋겠습니다. 더군다나, 추가 관납료도 없습니다 (무료).  그럼, 조금 더 상세하게 설명해 보도록 하겠습니다.

   AFCP 2.0 제도를 이용하게 되면, 아래와 같은, 효력이 있습니다.
  • Examiner는, 3시간 (유틸리티 출원의 경우, 디자인 출원은 1시간)을 더 투입하여 보정된 출원발명에 대한 거절이유 극복여부를 판단한다.
  • 추가적인 심사결과, 등록가능한 상태라고 볼 수 없다면, Examiner는 반드시 출원인에게 Interview의 수행여부를 물어보아야 한다.

  
   AFCP 2.0 제도를 이용려면, 아래와 같은,  요건을 충족하여야 합니다.

  • Response 제출시, AFCP 2.0을 신청한다는 Form (Form PTO/SB/434)을 제출하여야 한다.
  • 최소한 하나의 독립항을 보정하는 보정안을 포함하여야 한다. 단, 발명의 범위를 넓혀서는 안된다.

     따라서, 위 요건을 충족하는 Response가 제출되면, Examiner는 3시간을 투입하여 특허등록여부를 판단할 수 있는지 여부를 일단 판단하고, 그렇다고 판단되면, 보정안을 받아들인 후, 추가적인 심사를 수행하고, 등록을 허여하던지, 안된다면 출원인 (주로 미국대리인이 되겠지요) 에게 Interview를 요청하여 그 판단에 대하여 논의하게 됩니다 (Examiner의 Interview 요청은 출원인이 거절할 수 있습니다).


     다시한번 요약해서 설명하면, 아래와 같습니다.
  1. Final Office Action이 나오면, 원래는 보정범위가 상당히 제한됩니다.
  2. 허나, 이제는 AFCP 2.0이 있으므로, 적당히 보정한 후, AFCP 2.0을 신청하며 보정안을 제출합니다.
  3. 원래는 안받아 주는 보정이라도, Examiner가 3시간이내 해결할 수 있다고 판단하면 받아줍니다(!).
  4. 보정된 청구항에 기초하여 등록가능성을 판단 받습니다. 등록되면, 목표달성!
  5. 만약 결과적으로 아직 부족하다고 판단되더라도, Examiner와의 interview를 통하여, 왜 아직 부족한지 직접 설명을 들을 수 있게 됩니다.  → 다음에 어떻게 할지 잘 판단할 수 있게 됩니다.

    이상입니다. 2014년 9월 까지는, 이용이 가능하니, 충분히 이용하도록 합시다. 만약 미국대리인이 안내해주지 않더라도 (사실 이런 파일럿 프로그램이 자주 생겼다 없어지곤 하기 때문에, 미국대리인 입장에서 일일이 설명드리고, 활용하기엔 쉽지 않은 점도 있습니다), 요청하여 이용할 수 있도록 합시다. 본 제도를 이용하면, 불필요한 RCE를 신청하여 출원인의 출원비용이 과도하게 불어나는 상황을 방지할 수 있고, USPTO도 빨리 사건을 종결시켜서 심사적체량을 줄일 수 있으므로, 양쪽다 좋은 결과를 얻게 될 것으로 보입니다. (사건이 빨리 종결되버리면, 사실 로펌만 손해지요^^;;)

**APPENDIX**
 
 가장 최근에 AFCP 2.0을 통하여 좋은 결과를 얻은 실제 Case를 소개해 봅니다.



   위에서 확인할 수 있듯이, Examiner의 Final Office Action에 대응하여, Response가 제출되었으나, Examiner는 그 Response에서 주장된 Argument를 받아들이지 않았습니다. 따라서, AFCP2.0 제도에 따라, Examiner가 담당 변호사에게 전화를 하였고, Interview가 실시 되었습니다.  Interview를 진행 중에, Examiner와 당사 담당 변호사가 합의점을 찾았고, 결국 Notice of Allowance가 발행되었습니다. AFCP2.0을 신청하지 않았다면, Advisory Action이 발행되고, RCE 등을 신청해서 더 다퉜어야 할 내용인데, Interview를 통하여 훨씬 적은 비용과 기간동안에, 등록을 이끌어낸 Case입니다.   


댓글 2개:

  1. 문의드립니다~ AFCP 제출하면서 보정을 9줄 정도 한정을 해도 받아주나요? 이경우 RCE로 진행해야 하나요?

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  2. 보정범위의 분량에 따라 보정승인여부가 결정되는 것이 아니고, 실질적으로 그 보정범위가 얼만큼의 서치를 요구하는 지에 따라 결정이 됩니다.

    즉, 9줄이라도 실질적으로 New Issue가 크게 발생하지 않은 경우엔 AFCP2를 통하여 보정이 승인될 수 있습니다.

    그리고 승인되지 않는 경우에도, 일단 보정안과 AFCP2를 제출하고 나서, 보정이 승인되지 않았다는 취지의 Advisory Action을 받은 이후에 RCE를 진행하면 충분합니다.

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