미국 특허 출원 전략 변경의 필요성

     이미 주지의 사실이지만, AIA 2012는 내년 3월 16일을 마지막으로 모든 규정이 발효되게 된다. 따라서, 이로인한 부가적인 부분까지 많이 변경될 것인데, 이러한 규정의 변화와 USPTO 및 미국법원의 트렌드를 고려하여, 미국 특허 출원 전략의 변경도 필요하다고 보여진다. 그 필요한 변화 중, Claim Drafting에 대한 전략에 대하여 이번 post에서 다뤄볼까 한다.

     지금까지는, 최초 출원의 독립 청구항 (Independent claim)을 가능한 넓은 범위를 포함할 수 있도록 작성하였고, 그 이후의 종속 청구항 (Dependent claims) 들의 범위를 차츰 좁혀가면서 작성하는 탑다운 (Top-Down) 방식이 선호 되었다. 일단 Claim 1이 등록 받으면 가장 좋은 것이고, Examiner의 의도를 파악하여 어느 정도의 좁은 권리범위의 claim이면 등록 가능할지를 dependent claim들을 파악하여 한정 보정으로 특허권 획득을 도모하는 것이 통상적인 전략이다.

     허나, 이러한 전략은 이제 바꿔야 할 것으로 보인다. 최초 Claim Drafting시, 무리하게 넓은 범위를 작성하기 보다는, 나의 발명에 가장 적합한 범위만으로 최초 Claim을 작성하는 것이 적합하다고 본다. 

     그 첫번째 이유는 Festo Corp. v Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co., 535 U.S. 722 (2002) 판례이다. 이 판례를 기점으로 미국법원에서의 트렌드가 차츰 변하고 있는 것으로 보이는데, 그 요지는, 거절이유를 극복하기 위하여 보정을 한 경우, 그 보정된 범위에 대한 Doctrine of Equivalent (DoE; 균등론)의 적용주장은 Estoppel (금반언)의 위반에 해당하여 불가하다는 것이다. 즉, 일단 보정을 통하여 발명의 범위를 좁혀서 등록 받는 다면, 그 좁힌 범위에 대하여는 균등론을 적용할 수 없다는 것이다. 따라서, 이러한 논리에 따르면, 최초 적합한 범위만으로 Claim Drafting을 하여 등록 받았다면, 내 특허의 균등범위로 침해를 주장할 수 있는 부분이더라도, 한정보정을 통하여 등록 받았다면, 침해 주장을 하지 못할 가능성이 위험성이 존재하는 것이다. 즉, 등록특허의 균등론에 의한 권리범위 확장해석이 불가능해진다는 것이다. 더군다나, 기술개발이나 제품의 신기능이 더욱 촘촘히, 그리고 유사범위 내에서 다수 발생하는 요즈음에는, 균등론에 의한 권리범위의 확장해석의 제한은 특허권의 효용성을 심각하게 저하 시킬 수 있다.  따라서, 좁은 범위이지만, 발명의 특징을 명확히 드러낼 수 있는 초기 Claim Drafting 전략의 필요하다고 본다.

     이러한 트렌드의 변화는, AIA 2012에 따른 개정법에서도 찾아볼 수 있다. AIA 2012의 주 목적 중 하나는, Backlog (심사적체량)의 감소이다. 따라서, Examiner의 부담을 줄여서, 빠른 Prosecution Process를 진행하기 위한 방향으로 많은 개정을 하였다. 이러한 취지는 USPTO의 국장인 Kappos의 Interview들에서도 여실히 드러난다. 따라서, Examiner의 심사부담을 줄이고자 하며, 그에 따라 Restriction Requirement를 다수 발행하기도 하며, First-to-File로의 변경도 이러한 목적을 달성하고자 함이다. 따라서, 앞으로 심사적체를 해소하는 방향으로 트렌드가 계속하여 변화될 것으로 보이는바, 과도하게 넓은 범위의 Independent claim을 최초 청구하여, Examiner로 하여금 Office Action을 다수 발행하게 하고, 여러 번의 Response 및 RCE를 통하여 등록을 받겠다는 전략은 변경함이 타당하다고 본다. 이러한 긴 밀당(?)을 통하여 등록받은 특허권에 대해서는, 차츰 법원에서도 권리범위를 좁혀서 판단하지 않을까...하고 조심스럽게 예측해본다. 
  따라서, 향후 출원을 진행하는 경우에는, 적당한 권리범위를 가지는 Claim들을, 다각도로 작성하여, 여러 개의 Application을 동시에 filing하여, 촘촘한 특허권 획득을 도모하는 것이 향후 다가올 변화에서 더욱 유용한 전략이 아닌가 생각한다.