원활한 미국 특허 출원을 진행하려면...

어떻게 하면 물 흐르듯이, 원활하게 미국 특허 출원을 진행하여 특허권을 획득할 수 있을까?

모든 경우가 그렇지만, 특히나 미국 출원을 진행함에 있어서, 예상치 못한 걸림돌이 발생하게 되면, 참으로 난감한 경우가 많다. 

일단은, 그러한 문제를 알려주는 Office Action의 내용을 언어적 한계로 말미암아 무슨말인지 모를 수도 있고, 이러한 경우에 관련된 절차가 무엇인지 또 찾아보아야하고, 어떠한 방식으로 대응할 것인지 또 고민하여야 한다. 즉, 우리가 미국특허출원 절차에 익숙하지 않기 때문에, 의외의 일이 생기면, 시간과 비용이 국내의 경우보다 갑절이 들게 된다. 

그렇다면, 그런 의외의 상황이 발생함이 없이, 원활하게 특허 출원 과정이 진행되기 위한 선결 조건은 무엇일까? (원활하다는 말은, 출원하고, 거절이유 한두번쯤 받고, 청구범위 축소하여 등록받는 경우를 말하면 대략 맞을 것이다)  

그것은, 바로 영문 명세서를 심사관이 잘 알아듣게, 언어적 품질이 높은 상태로 번역하는 것이다. 현재 통상적인 미국 출원 절차는, 국내 출원용 명세서를 국문으로 작성 및 출원한 후, 그에 기초한 파리조약에 따른 출원 또는 PCT 내국출원 단계를 통하여 미국출원을 진행하는 것이다.

다만, 상당히 많은 미국특허출원 절차에서 발생하는 의외의 사건에 대한 원인이, 국문 명세서를 영문 명세서로 번역하는 과정상에서 발생한다. 즉, 번역상의 의역 및 오역으로 인한 문제가 많이 발생한다. 이와 같은 번역 품질의 저하는, 국문 의미상의 문제일 수도 있고, 제한된 비용과 시간에서 기인한 문제일 수도 있는데, 이러한 문제들이 심사의 진행 속도를 상당히 저하시키는 경우가 많다.

예를 들어, 번역의 품질이 좋지 못한 명세서가 미국 출원 단계에 진입되면, 심사관은, 발명의 특징을 정확하게 파악하지 못한상태에서, 일부 특징들만을 이해한 상태로, 그 이해된 사항들만이 대응되는 선행기술이 존재함을 이유로 35 U.S.C. §102 또는 §103에 기초한 Rejection을 통지하는 경우가 존재한다. 

따라서, 출원인의 입장에서는, 한번의 Office Action에 대한 대응기회를 어이없게 잃게 되고, 이로 인하여 또 대리인 수임료를 내야한다. 즉, 빠른 시간 내에 적은 비용으로 미국 명세서를 작성하여 출원하는 목적은 달성하였으나, 결과적으로는 더 많은 비용과 시간상의 손해를 입게 되는 것이다. 

따라서, 이러한 문제를 방지하기 위해서는, 아래와 같은 두 가지 방안을 고려할 수 있다.

1. 미국 출원에 적합한 형태로 국문 명세서를 작성한다.

 즉, 번역상의 오류가 최대한 발생하지 않도록, 영문 표현을 염두에 두고, 국어특유의 표현을 자제하여 최초 국문 명세서를 작성하는 것을 고려할 수 있을 것이다. 

지금까지 실무를 하여오면서, 국어적 표현을 영문으로 번역함으로 인하여 의미상 모호한 점이 발생하는 등의 경우는 있으나, 영어적 표현을 한글로 쓴다고 하여서 크게 의미적 손상이 있던 적은 없었다. 이것은, 나에게 국어가 아직은 익숙해서 일 수 도 있고, 국어의 의미적 표현기능이 뛰어나서일 수도 있다.

2. 미국대리인의 Revision을 활용한다.

국내출원인들은 Revision 비용을 부담스럽게 생각하여, 이러한 서비스를 이용하기 꺼려하는 경우가 많다. 허나, 몇푼아끼려다가, 위에서 언급한 바와 같이 어이없이 Office Action이 발생해버리면, 시간과 비용을 한꺼번에 잃는 경우가 발생할 수 있다. 

또한, 의미상의 보정이 되어 Estoppel (금반언)의 적용을 받을 수 있게 되는 문제점 또한 발생할 수 있음을 염두에 두어야할 것이다. 

즉, 현지의 절차 및 표현에 익숙한 해외 대리인의 Revision을 통하여, 원활한 출원과정의 진행을 도모하는 것도 유효한 방안이다.