2012-10-24

빠른 미국 특허권 획득을 원한다면...

  빠른 시일내에 미국특허권을 획득하고자 한다면, 어떠한 절차들을 이용할 수 있을까?    
  이전에 소개한 "First Action Interview"를 이용하는 것도 좋은 방법이지만, USPTO는 심사를 빨리 받고자 하는 발명자들을 위하여 아래와 같은 다른 절차들도 제공하고 있다.



1. Accelerated Examination

    심사를 가장 빨리 진행시킬 수 있는 방법으로, Accelerated Examination이 존재한다. 이는, 심사순서를 앞당길 수 있도록하고, 나아가, 실제로 심사가 진행되는 속도도 빠르게한다.


    가장 큰 주의점은, OA가 발행될 경우, 2개월 1개월(2013년 12월 18일 부로 2개월로 변경됨) 이내에 응신하여야 한다는 것이다. 그렇치 않으면, 특허는 포기(abandon)된다. 이처럼 매우 빠른 속도로 심사가 진행되어, 최종 결정(Final deposition)이 12개월이내에 내려지게 된다. 
    

    즉, OA에 즉각 대응할 준비가 되어 있다면, 이 절차를 이용하는 것도 나쁘지 않다.  다만, 한국의 특허사무소와 미국의 해외대리인을 두번 거쳐서 OA를 보고받고, confirm하게 되는 한국의 출원인의 입장에서는 2개월내의 OA대응이 조금 어려울 수도 있을 것 같다.


    세부적인 기타요건은 아래와 같다.
       i) $660 filing fee (small entity) and $1,380 (large entity)
       ii) Pre-Examination Search Document (PESD)
       iii) Accelerated Examination Support Document (AESD)
       iv) 3/20 claims


2. Prioritized Examination (TRACK I; under AIA)
    

    AIA가 도입되면서 함께 시작된 절차이다. Prioritized Examination는, Accelerated Examination과 달리, 심사순서는 우선적으로 부여받게 되지만, 실제로 심사가 개시되어 진행되는 심사자체는 통상의 심사와 마찬가지의 속도로 진행된다. 즉, 3개월의 기본 OA 응신기간을 가진다.

   응신기간단축의 부담이 없으므로, 실질적으로 미국바깥의 발명자들에게 많이 이용될 수 있을 것으로 보인다. 다만, 1년에 10,000건으로 신청건수가 제한되어 있음을 염두에 두자.


    세부적인 기타요건은 아래와 같다.
        i) $3,630 filing fee (small entity) and $6,480 (large entity)

        ii) PESD와 AESD는 필요없다.
        iii) 4/30 claims


3. Patent Prosecution Highway (PPH)

    이 PPH절차는 현재도 많이 사용되고 있는 것으로 보인다. 본 절차도, Prioritized Examination과 마찬가지로, 심사순서는 우선적으로 부여받게 되고, 2~3개월내에 심사가 개시되지만, 실제로 심사가 개시되어 진행되는 심사자체는 통상의 심사와 마찬가지의 속도로 진행된다


    한국에 특허출원을 진행하였고, 단기간 내에 특허등록을 받았다면, 본 절차를 이용하는 것이 미국특허의 조기등록을 위해서 적합하다.  또한, 현재로써 본 절차를 이용하는 경우, 거의 90%의 등록률을 보이고 있다.  다만, 심사절차가 간략화되는 만큼, 등록된 특허에 약점이 존재하게될 위험성이 커질 것을 염두에 두는 것이 좋을 것이다.


    등록된 한국특허의 청구항과 미국출원의 claim이 대응되어야하므로, 이를 확인하기 위해서 claim 대응표를 제출하는데, 이때 변호사비용이 발생할 수 있다.  또한, 국내OA와 IDS의 영문번역제출이 요구된다. 또한, PPH참가 신청이 허가된 후 보정되거나 추가되는 Claim은 한국출원의 특허가능 Claim과 Correspondence가 있어야 하며, 상응하지 않은 Amendment가 제출된 경우에는 'non-responsive reply'로 취급되게 된다.

댓글 2개:

  1. 위의 비용발생에 대하여 부연설명을 하면, Accelerated Examination 출원의 비용인 $1,380은, $130의 petition fees, $1,250의 filing fees(출원료, 심사청구료, 선행기술 검색료)를 포함하는 비용이다. 즉, 통상적인 출원의 경우에도 이와 같은 비용은 기본적으로 납부되어야 하는 것이므로, 통산적인 출원과 관납료의 측면에서는 차이가 없다. 다만, PESD, AESD작성 및 납부에 관련된 대리인 비용(변호사 비용)이 통상적인 출원에 비하여 더해질 수 있을 것이다. 반면에, Prioritized Examination 출원의 경우의 $6,480은, $1,250의 filing fees, $130의 processing fee, $300의 publication fee에 더하여 $4,800의 추가 PE청구료가 추가된다. 즉, USPTO에 납부할 관납료에 대한 측면만 놓고 보면, AE가 훨씬 저렴하다.

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  2. PPH: "Multiple dependent claims that were previously examined do not need to be in multiple dependent form in the U.S."

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