Using New Inventor Declaration Forms

미국 특허법 The America Invent Act의 시행과 함께, 출원 관련 서류를 더욱 간소화하고, 출원인의 편의성을 향상시키기 위한 발명자의 Oath and Declaration 개선 사항이 지난 2012년 8월 14일 USPTO에 의해 발표되었다. 새로 발표된 서식(신서식)들은 2012년 9월 16일 출원된 출원(신출원)들에게부터 적용된다. 즉, 2012년 9월 16일 이전에 출원된 출원들(구출원)은 이전의 서식(구서식)을 그대로 이용하면 된다.

이러한 개선은 지금까지 사용되어 오던 서식의 포맷을 완전히 변경하는 것이며, 이전보다 훨씬 간소화되었다. USPTO는 이러한 몇몇의 새로운 2012년 9월 16일부터 사용 가능한 서식(form)들을 웹사이트에 게재하고 있다. 제1 구서식(PTO/SB/01A)과 제1 신서식(PTO/AIA/01)을 간략히 비교해보면, 아래와 같다.

출원일	2012년 9월 16일 이전	2012년 9월 16일 및 이후
한 부의 Declaration에 포함되는 발명자 정보의 갯수?	한 부의 진술서에 각 발명자가 서명할  N개의 서명칸 포함	공동 발명자 각각에 대하여 하나의 서명칸을 가진 N부의 진술서
다른 발명자의 정보를 함께 기재?	Yes	No
Magic word* 개수?	203	90
서식명	PTO/SB/01A	PTO/AIA/01
시민권 정보 포함?	Yes	No
발명자를 찾을 수 없거나, 발명자가 서명 거부할 경우	Rule 47 Practice	Form PTO/AIA/02 (보충 진술서)

Magic Words*: 관련 자료의 해석상, Declaration에 기재하여야 하는 단어 수를 의미하는 것으로 보임

위 표에서 확인할 수 있듯이, 제1 구서식은 우선권 주장의 기초가 된 해외출원, 발명자의 우편 주소 등을 포함하는 모든 서지적 사항을 포함한다. 반면에 제1 신서식은 단지 최소한의 정보와, 법정 규정들에 대하여 신출원들에까지 적용되는 90개의 Magic words만을 포함할 뿐이다. 즉, 실질적으로 필요한 정보만을 포함하도록 매우 간소화되었음을 알 수 있다. 그리고 이전에 Declaration에 포함되었던 일부 정보들은, Application Data Sheet (ADS)를 통하여 확인될 수 있도록 변경되었다.

이와 관련하여, 실무상 주의해야할 점은, 적용 시기이다. client로부터 의뢰받은 출원의 출원일에 따라, 적합한 서식을 사용하여, 불필요한 비용 발생 및 시간 지연을 방지해야 할 것이다. 다만, PCT 출원에 따른 국내 단계진입의 미국 출원인 경우에는, 국제출원일이 적합한 서식을 결정하기 위한 기준이 된다는 것을 주의하자.

또 한가지 주목할 점은, 신서식은 Declaration에 서명한 발명자가, claim들을 포함하는 Application을 검토했고, 완전히 이해하였는지 여부에 대해서는 묻고 있지 않다는 점이다. 그리고 특허출원의 공개 의무에 대하여는 언급하지 않지만,

반면에, 신서식은 Declaration에 서명한 발명자는 claim을 포함한 Application를 검토하고, 완전히 이해하여야 함을 언급한다, 그리고 특허출원의 공개의무에 대해서도 언급하고 있다는 점이다.

따라서, 비록 서식은 간단해 졌지만, Declaration을 통하여 입증될 수 있는 사항은 더 많아지게 되었다. 이러한 변화는, 그 동안 이러한 사항이 입증되어야 할 경우, 그 입증에 시간과 비용이 많이 소비되는 문제점이 있었으므로, 그러한 문제발생을 방지하기 위한 것으로 보인다.

또한, 구서식과 신서식은 발명자를 찾을 수 없거나, 발명자가 서명을 거부할 경우에 대한 사항에서 차이를 가진다.

구서식은, 그러한 경우, Rule 47 절차에 따라야 한다. 즉, 발명의 관련 사실들을 알고 있는 여러 사람들이 서명한 진술서를 하나 이상 준비하여야 하고, Petition을 제출하고, 관납료를 납부한 후, 준비한 서류들에 대한 USPTO의 결과를 기다려야 할 것이다. 만약 USPTO가 Petiton을 받아들이더라도, 더 많은 진술서나 더 상세한 진술서를 요청할 수 있고, 평균적으로 USPTO가 Petition을 최종적으로 받아 들일 때까지, 3번 이상의 서류를 제출하는 경우가 발생할 수 있다.

반면에, 신서식은 그러한 번거로움을 상당히 간소화하였다. 단순히 Form PTO/AIA/02을 작성하고, 보내면 된다. 관납료도 없고, 진술서(statement)도 필요 없다. 또한 Petiton도 필요 없다. Form PTO/AIA/02은 그 자체로 발명자의 Declaration을 대체한다. 따라서, 발명자를 찾을 수 없거나, 발명자가 서명을 거부할 경우에 소비되는 비용과 절차를 획기적으로 줄일 수 있게 되었다. 이것은 미국 특허 출원 관련 실무자들에게 매우 기쁜 소식이 아닐 수 없다.

또한, 많은 정보가 Application Data Sheet (ADS)에 기재되도록 개선되었으므로, 많은 편의성이 향상되었다. ADS는 매우 간단히 인터넷을 통하여 열람가능하다. 즉, ADS에 기재된 서지사항을 EFS-Web에 자동으로 로드하고, 거기에서 Palm으로 로드될 수 있게 되기 때문에, 많은 실수를 방지하고 시간을 단축할 수 있게 되었다. ADS를 통하여 제출한 출원정보들의 오류확인이 손쉽고 빠르게 가능하게 된다. 또한, 오류가 있는 경우, 따라서, Filing Receipt가 송부되기 이전에라도 그것을 수정하기 위한 절차를 개시할 수 있게 되었다. 따라서, 새로운 ADS를 잘 활용하는 것이 효율적인 업무 수행의 지름길이 될 것으로 보인다. (개선된 ADS는 아마 근 시일 내에 USPTO에 의하여 고지될 것으로 보인다.)

이와 관련한 더 자세한 사항은, USPTO에서 고지한 아래 파일을 통하여 확인 가능하다.

(참조: http://www.uspto.gov/aia_implementation/fr_inventor_oath.pdf ).

이번 포스트는, 특허전문 블로그인 Patently-O에 기고된, 콜로라도에 위치한 특허로펌인 Oppedahl (www.oppedahl.com)의 대표인 Carl Opperdahl의 칼럼을 참조하였다.(http://www.patentlyo.com/patent/2012/08/aia-practice-tips-using-new-inventor-declaration-forms.html )