Patentable Subject Matter

미국 특허법 35 U.S.C §101에 따른 특허 받을 수 있는 발명인지 여부를 판단하는 문제는 수십년 전부터 계속되어 왔으나, 아직도 명확한 기준이 존재하지 않는다. 특히 software발명과 관련하여, 이러한 문제는 지금도 빈번히 논의되고 있다. 만약, i) 특허성 있는 기능을 구현하는 하드웨어와, ii) 이러한 하드웨어를 소프트웨어적으로 구현 하는 소프트웨어가 존재하는데, 전자만 특허권을 허여하고, 후자는 특허권을 불허한다면, 진정으로 발명을 보호하기 위하여 옳은 결정일까? 명확한 판단이 어려운 문제이다.

미국 헌법 (US Constitution Article 1, Section 8, Clause 8)은, 아래와 같은 내용을 포함하고 있다.
'To promote the progress of science and useful arts, by securing for limited times to author and inventors the exclusive right to their respective writings and discoveries'

즉, 미국 헌법은 발명자의 'discoveries'에 대한 독점권을 인정한다고 포괄적으로 규정하고 있고, 미국 특허법 역시 이러한 헌법의 내용을 기초로 판단되기 때문에, 특허 받을 수 있는 발명을 판단함에 있어서 명확한 경계가 불분명해지는 것이다. 이는, 성문법 체계가 아닌 미국법 때문이기도 하고, 어려움이 있더라도, 헌법에 입각하여 진정한 발명의 보호를 수행하자는 미국의 정신 때문이기도 한 것 같다.

다만, 이러한 어려움으로 인하여, 실질적으로 특허권 허여 여부를 심사하여야 하는 USPTO의 심사관들은, §101을 이용하여 거절이유를 통지함에 있어서, 골치가 아플 것이고, "patentable subject matter"에 대한 논쟁과 관련된 판결에 촉각을 곤두세우고 있을 것이다.

이와 관련하여, 지난 7월27일 (2012년), USPTO의 청장인Kappos(그에 대한 자세한 소개는 다른 post "http://patentpharos.blogspot.kr/2012/08/david-kappos.html"를 참조)는, 특허 받을 수 있는 발명에 대한 몇 가지 자신의 생각을 기술하였는데, 그의 영향력을 고려했을 때, 이를 통하여 USPTO의 §101판단에 대한 방향을 조금이나마 알 수 있지 않을까 하여 아래 그 내용을 살펴본다.


<Director's Forum: David Kappos' Public Blog - Some Thoughts on Patentablilty>

최근 연방법원은, CLS Bank International v. Alice Corporation사건에 대한 판결에서, 특허출원절차를 진행함에 대한 통찰력을 제공하는 몇 가지 중요한 포인트들을 제공하였는데, 특히, 컴퓨터를 통하여 수행되는 발명의 Claim들은, 단지 추상적인 아이디어가 아니라 특허 대상이 되는 발명의 카테고리에 포함되는 것임을 언급하였다.

본 사건에서, 법원은, §102, 103, 112는 특허적격성은 있으나, 특허를 허여할 가치가 존재하지 않는 발명들을 거절하기 위한 역할을 수행하고, 반면에 §101은 특허적격성에 대한 일반적인 사실에 대하여 기술하는 역할을 수행하므로, 특허심사절차를 진행함에 있어서 고려되는 다양한 법정 조항들(§101, 102, 103, 112)이 각기 다른 역할을 수행한다는 것을 인식한다.

또한, 법원은, §101에 따른 판단이, 특허심사를 개시하기 위한 최초의 테스트(threshold test)이고, 특허성에 대한 다른 사항을 판단하기 이전에 판단될 수 있다고 여겨지는 사항이기는 하지만, 분쟁을 더욱 명확하고, 예측 가능하게 해결하기 위한 이유에서, §101판단이 반드시 먼저 판단 되어야 하는 것은 아님을 언급하였고, 마찬가지로, 법원은 특허적격성에 대한 예외(자연법칙, 자연현상, 추상적 아이디어 등)들은 자주 인정되지 않아야 된다는 입장이다.


내 경험에 비추어, §101 보다 §102, 103, 112에 대한 충족여부에 먼저 관점을 맞추어 claim들에 대한 법원에서의 논쟁을 해결하는 것이 더욱 효율적이다. 
Claim들이 선행기술과 구분되고, 명확한 범위를 포함하며, 상세한 설명에 의하여 충분히 뒷받침될 수 있도록 정제되었을 때는, 단지 추상적인 아이디어를 포함함을 이유로 하여 특허적격성에 대한 거절이유가 자주 발생하지 않는다. 
바꿔 말하면, 모든 기업들은 최초에 다루어진 문제가 간단하고 완전하게 다른 문제들을 해결할 수 있는 유일한 하나의 문제가 되도록 작업흐름을 배열할 기회를 찾고, 이러한 방식은 기업들뿐만 아니라 특허청에게도 좋은 기본적 경영 방식이다. (즉, §102, 103, 112이 충족되면, §101에 따른 문제는 없을 가능성이 크므로, §102, 103, 112에 대한 문제를 먼저 판단하는 것이 효율적이다.)


법원은 특허 분쟁을 주어진 사실들에 기초하여 가장 신속한 방식으로 해결할 수 있지만, 특허청은 특허를 발행하기 이전에, 특허권을 허여하기 위한 요건들이 모두 충족되도록 하여야 할 특수한 의무를 가진다.  
이러한 의무를 달성하기 위하여 심사 단계에서도 노력해야할 것인 바, 강력한 설명에 대하여 뒷받침되고 선행기술들과의 차이점이 명확히 존재하는, 명확한 claim들을 포함하는 출원들은, 특허적격성에 기초한 문제들이 잘 발생하지 않을 것이므로, 이러한 사항을 고려하야여야 한다.
 또한, § 101에 대한 거절이유가 발생함을 방지하는 것은, 심사적체에 긍정적인 효과를 가져올 수 있고, 심사관이 출원된 발명과 더욱 가까운 선행기술을 찾을 수 있는 여유를 줄 수 있으므로, 이러한 거절이유를 통지하여 강력한 특허권을 만들기 위한 과정에 도움을 줄 수 있다. 따라서, 특허청은 심사적체를 줄이고, 특허권의 품질 향상을 도모하므로, CLS Bank사건에서 제시된 가이드라인들은 심사절차에 유용하게 참고될 수 있다.