[Patent Prosecution] Functional Limitation

부가적(Optional) 또는 기능적(Functional)인 구성의 기재가 Claim에 포함되는 경우, 미국의 판례(In re Schreiber) 및 MPEP § 2114규정에 따라, Claim의 특허성 판단은 선행기술에 대하여 기능(Function) 보다는 구조(Structure)가 명확히 구분되어야 한다고 해석될 수 있기 때문에, 상기 부가적 또는 기능적인 구성은 특허성 판단에 기여할 수 없다고 판단되어, 다른 구성들만으로는 Obviousness하다고 판단되어 Examiner로부터 거절이유를 통보 받을 수 있다.

하지만, 미국특허청이나 법원에서 Functional limitation을 Claim의 특허성 판단에 무조건적으로 고려하지 않아야 하는지에 대해서는 아직 명확히 확정되지 않은 사항이다. 따라서, 적극적인 의견개진이나, Interview절차를 통해서 상기 부가적 또는 기능적인 구성의 특징도 특허성판단에 고려해야함을 주장해볼 수 있다.

또한, 경우에 따라, 출원인의 의도를 손상시키지 않는 범위내에서,  추후 동일한 거절이유로 인하여 Final Office Action이 발행될 위험성이 있으므로, 35 U.S.C § 112 paragraph 6에서 허용하는, 기능적 특성을 고려할 수 있는 means plus function의 형태로 Claim의 기재를 정정하고, 이러한 특징을 Claim 의 특허성 판단에 고려해 줄 것을 요청하는 경우에는 기능적 특징이 특허성 판단에 고려될 수 있는 가능성을 더욱 높일 수 있지 않을까 한다.