미국 특허 출원 절차의 진행

미국은 아직도 우리에게 더욱 거대한 시장이다. 미국 시장을 1%만 점유하여도 한국 전체 시장을 독점한 것 이상의 경제적 이득을 초래할 수 있다. 그리고, 미국은 지적재산권에 대한 보호가 가장 발달한 나라 중 하나 이다. 따라서, 우리가 경제성 있는 발명품을 가지고 있다면, 얼마든지 미국에 진출하여, 발명품에 대한 독점 권한을 보호 받으며, 그를 통한 수익을 획득할 수 있는 것이다. 더욱이, 한미FTA로 인하여 많은 장벽이 허물어진 지금, 미국 시장의 진출을 통한 사업의 확장은 그 진출이 더욱 용이해졌다고 할 수 있다.

다만, 본격적인 미국 진출을 위한 시장 조사 및 제품 생산에 앞서서, 발명품을 보호받기 위한 특허 출원이 선행되어야 할 것인데, 미국 출원을 국내에서 진행하기에는 그 비용과 시간, 물리적인 거리의 차이가 중소기업이나 개인에게는 부담이 되는 것이 사실이다. 그리고, 그 비용과 시간을 더욱 늘리는 것 중의 하나가 발명자와 대리인 간의 커뮤니케이션에 소요되는 시간이다.

한국특허청에 대한 발명자의 대리인이 되려면 한국변리사 자격이 있어야 하는 것처럼, 미국특허청(USPTO)에 대한 발명자의 대리인이 되려면 Patent Attorney 또는 Patent Agent 자격이 있어야 한다. 따라서, 한국에서 미국 출원을 진행하고자 하면, 미국 특허 로펌의 Patent Attorney 또는 Patent Agent와의 연락을 통하여 절차를 진행하여야 한다. 그리고, 현재 대부분의 절차 진행은, 한국에 존재하는 특허법률사무소를 통하여 미국 특허 로펌과 Contact함으로써, 절차를 진행하는 것으로 이루어 진다. 

즉, 아래와 같은 형태를 통하여 미국특허출원절차 진행이 이루어 지게 된다.

따라서, 발명자는 절차상으로 2명의 대리인을 두게 되는 것이므로, 아무래도 시간과 비용이 더 소비될 수 밖에 없고, 절차 진행에 있어서 문의 사항이 있더라도 언어적, 절차적, 거리적 장벽으로 인하여 어려움이 있게 된다. 또한, 미국 출원용 Claim작성이나 거절이유 대응 시에, 발명자의 의도가 명확히 반영되지 못할 위험성이 존재한다.

그러면, 아래와 같은 형태는 어떨까.

시간적인 사항만 고려하자면, 위와 같은 형태가 가장 이상적인 형태가 될 수 도 있다. 다만, 현실적으로 위와 같은 형태는 어렵다. 첫째로는, 기본적으로 발명자는 claim을 포함하는 명세서를 작성하여야 하는데, 최초 명세서 작성단계부터 미국 특허 로펌에 의뢰하게 되면, 그 비용이 더 늘어날 가능성이 있기 때문이고, 둘째로는, 먼저 한국특허출원을 진행하고 이를 통한 우선일을 인정받아 미국출원을 진행하는 것이 미국 출원을 충실히 준비할 시간을 벌기 위해 적합한 형태인데, 미국 특허 로펌에서 직접 한국출원을 대리하기에는 한계가 있기 때문이다.

따라서, 아래와 같은 형태가 여러 측면을 고려했을 때 가장 적합한 형태가 아닐까 한다.

즉, 명세서 작성 및 한국 출원의 진행을 위한 한국특허법률사무소를 대리인으로 선정하되, 미국 특허 로펌과 어떠한 형태로든 커뮤니케이션이 원활하게 이루어지고 있는 한국특허법률사무소를 선정하고, 명세서 작성은 한국특허법률사무소에서 대리하되, 초기 단계부터 발명자와 미국 대리인의 직접적인 contact이 이루어 질 수 있도록 하고, 가능한 한 미국대리인이 초기단계부터 관여하여, 발명의 이해와 명세서 작성 단계의 히스토리 파악, 그리고 경우에 따라 미국 출원용 Claim drafting단계까지 참여한다면, 비용과 시간을 절감하면서 발명자의 의도가 명확히 반영된 미국 특허권의 획득을 추구할 수 있을 것으로 본다.

실제로 필자는 outgoing업무(국내출원에 기초하여 해외 출원을 진행하는 case)를 진행함에 있어서, 한국특허법률사무소로서의 대리인, 그리고 미국 특허 로펌으로서의 대리인의 역할을 각각 다른 곳에서 수행하여 보았는데, 실무상의 가장 큰 문제가 communication이었다. 즉, 기본적으로 좋은 특허가 되기 위해서는 대리인이 발명자의 발명과 그 의도를 명확히 이해한 상태에서 절차를 진행하여야 할 것인데, 경우에 따라서는 『한국 명세서 작성자≠번역(번역검토)자≠미국 출원 대리인≠권리에 대한 방어/공격에 대한 대리인』과 같은 형태가 되어버리고, 각 주체들의 communication이 같은 공간에서 원활이 이루어지지 않게 되므로, 발명의 명세서 작성과 권리획득이 원활하게 이루어지지 못하는 것 같은 느낌을 많이 받았었다. 즉, 각 주체가 다르게 진행되다 보니, 중간에 말을 옮기는 과정에서, 또는 중간에 언어를 번역하는 과정에서 중요한 point들이 약해지거나, 주장해야 할 point을 못하고 넘어가는 경우가 생겨날 가능성이 커지는 것이다. 따라서, 위와 같은 형태로, 발명을 보호하기 위한 Non-stop Process를 진행한다면, 발명자의 아이디어를 더욱 강력하게 보호할 수 있을 것이며, 나아가 비용의 절감까지 이루어 낼 수 있을 것으로 예상하며, 앞으로 더 나은 특허법률서비스를 제공하기 위하여 나아가야 할 방향이라고 생각한다.