미국특허를 무효(invalid)시키기 위한 방안 (EPR/IPR)

   AIA가 도입된 이후로, Inter Partes Re-examination이 폐지되었고, 대신에 Inter Partes Review제도가 도입되었습니다. 따라서, 기존에 등록된 미국특허를 무효화하기 위한 방안으로는, Ex Parte Reexamination (EPR), 그리고 Inter Partes Review (IPR), 이렇게 두가지 제도를 활용하실 수 있습니다 (*Post Grant Review (PGR)제도도 있긴하나, 이는 등록일 이후 9개월 이내에 신청하여야 하므로, 시간적 제약이 있어서 이번 post에는 다루지 않겠습니다). 

EPR과 IPR의 상세한 차이는 아래표와 같습니다.

구분	Ex Parte Reexamination	Inter Partes Review
신청인 적격	• 누구든지 (특허권자 포함)  • 익명 가능	• 누구든지 (특허권자 제외) • 실명
신청기간	특허의 유효기간 동안 언제든지	(i) 등록일 또는 재등록일로부터 9개월 또는 PGR 절차의 종료일 중 늦은 날 후, (ii) 신청인이 특허 클레임의 유효 성을 다투는 민사소송을 제기하 기 전, 및 (iii) 신청인이 특허침해 주장의 소 장을 받은 날부터1년 내.
신청사유	특허•간행물에 근거한 신규성•비자명성 결여	특허•간행물에 근거한 신규성 •비자명성 결여
절차개시의 판단기준	Substantial New Questions of Patentability (SNQP)	Reasonable likelihood that the petitioner would prevail
절차개시 판단자	USPTO Director	USPTO Director
Burden of Proof	Preponderance of evidence	Preponderance of evidence
Discovery/ Evidence	Declaration	Declaration & Discovery limited depositions of witnesses submitting affidavits or declarations & "what is otherwise necessary in the interest of justice"
특허정정	가능 (신규사항 추가 금지 및 클레임 범위 확장 불가)	가능 (신규사항 추가 금지 및 클레임 범위 확장 불가)
Intervening right	인정	인정
소송과의 관계	명문 규정 없음.	신청인이 IPR신청 후에 특허 무효 확인소송을 제기하면 그 소송은 원칙적 자동 중지.
금반언 (이전 절차와의 관계)	None	No estoppel from prior civil action; 종전 IPR 결정에의한 금반언 - Raised or could have raised
금반언 (추후 절차와의 관계)	None	추후 PTO, 법원, ITC에서 다툴 수 없음. - Raised or could have raised
처리기간	약 2년-2.5년 (준비기간 포함)	1-1.5년 (준비기간 포함)​
판단기관	USPTO CRU à Board  à CAFC (only)	Board à CAFC (only)

간단하게 주요 차이점을 정리 하면, EPR은 재심사 절차로써, 3명의 심사관에 의해서 진행되고, IPR은 한국의무효심판에 대응되는 준소송절차로써, Patent and Trademark Appeal Board (PTAB)에 의하여 진행이 됩니다. 

또한, EPR의 경우에는, 최초에 재심사 신청인 측에서 제출하는 자료와 특허권자에서 제출하는반박자료에 기초하여 특허성 판단이 이루어 집니다. 즉, 재심사의 진행이 이루어지는 중에, 추가자료나 추가반박은 하기 어렵습니다.  

반면에, IPR의 경우에는, 디스커버리, 추가증거 제출, 구술변론 등, PTAB와 의견을 주고 받으면서 진행되게 됩니다. 즉, 상대방의 대응을 보면서 추가 자료 제출이나 추가 주장을 할 수 잇습니다. 또한, IPR에서 판단된 내용에 대한 금반언의 효력도 존재합니다.

즉, EPR은 심사절차의 특성이 강하고, IPR은 소송절차의 특성이 강하다고 보실 수 있을 것입니다. 의견 제출 방식과 기회가 다양한 만큼, IPR은 현재 약 70%의 경우가 대상 청구항을 삭제(Cancelled)하는 효과를 보이고 있습니다 (즉, 특허소급무효). EPR의 경우에는, 재심사에서의 주장이 받아들여서청구항이 삭제되거나 보정되도록 하는 확률이 40-45%정도 되는 것으로 알고 있습니다.

비용의 경우에는, IPR의 경우가, 준소송 절차이니만큼, EPR보다 높습니다. 대략 한 열배 정도 총 비용이 차이 나는것 같습니다. (IPR은 평균적으로, 대략 20만불~30만불정도의 총 비용이 발생하는 것 같습니다)

따라서, 사견으로는, 만약 무효사유가 확실해서, 우리가 원하는 범위만큼 상대방의 권리를 무효화시킬 가능성이 상당히 높다면, EPR로 진행하는 것이 비용면에서 절감할 수 있고, 반면에, 비용을 감수하더라도, 더 많고 확실한 주장을 통해서 무효화 가능성을 높이고자 한다면, IPR을 진행하는 것이 1차적인 판단인것 같습니다.

 IPR비용이 상당히 높은 편이긴 하나, 실제 특허소송이 발발하는 경우보다는 매우 낮은 정도의 비용이므로, 이런 제도들을 효율적으로 활용할 필요성이 있는 것 같습니다.