2013-10-10

Foreign Filing License - 한국기업의 해외연구소/해외교민의 발명


http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s140.html

   Foreign Filing License, 미국에서 발명된 기술(an invention made in this country)을 미국에 먼저 특허출원하도록 하는 규정입니다. 약간 부끄럽게도, 미국실무를 시작하고 조금 늦게 본 규정의 존재를 알게 되었습니다. 한국 특허절차에는 이러한 규정이 없고, 비슷한 규정도 존재하지 않았기 때문에, 이러한 규정이 존재하리라 생각하지 못하였습니다.

   이러한 규정의 존재를 알게된건,  몇달전에 미국에 거주하시는 한인 교민분의 발명에 대하여 출원명세서를 작성하면서 였습니다. 그 발명자분은 미국과 한국 모두에 출원을 하고싶어 하셨고, 영어보다 한국어가 더 편하신 분이었기 때문에, 제가 한국출원용 한글명세서를 먼저 작성하고, 그 내용을 바탕으로 저와함께 다른 U.S Patent Attorney가 미국출원용 영문명세서를 작성하는 방향으로 진행하게 되었습니다. 

   발명자분의 검토를 받아 한글 및 영문 특허출원명세서가 완성이 되었고, filing phase에 들어갔는데, 저는, '한국이 심사도 빠르고, 나 역시도 미국 filing 절차보다는 아직은 한국 filing 절차에 익숙하므로 한국출원을 먼저 진행하고, 미국 filing 절차를 한번 꼼꼼히 보면서, 한국출원을 기초로 우선권을 주장하여 미국출원을 진행하는 것이 좋겠다.'  라고 생각을 하였었습니다. 그래서 같이 작업하던 U.S Patent Attorney에게 제 생각을 말했으나, 돌아온 대답은, "No, we cannot" 이었습니다. 그때서야 Foreign Filing License규정이 있다는것을 알게되었죠.

   최근에는, 한국 글로벌 기업의 특허팀분으로부터, 미국에 있는 자사 연구소에서 발명된 것을 한국에 먼저 출원하려고 생각중인데 (요즘은 한국출원심사퀄리티가 많이 향상되었고, USPTO에 비하면 속도도 훨씬 빠르므로, 한국출원을 먼저하는 이점이 있는듯 합니다), 혹시 다른 문제가 없겠느냐라는 문의가 왔는데, Foreign Filing License규정에 대해서 상세하게 설명을 제공하여 드렸습니다. 몇달전의 경험으로 명확하게 파악하고 있었던 덕분입니다.

  Foreign Filing License규정에 대해서 간략하게 알아보면, 아래와 같습니다.
(1) 대상    :  미국에서 발명(발명의 완성)된 기술 (발명자의 국적은 상관 없음)
(2) 규정    :  i) Foreign Filing License를 받은 후 해외 출원할것, 또는 
                  ii) 미국출원을 한 후, 6개월이 경과된 후에 해외 출원할것
(3) 위반시:  미국에서 특허받을 권리가 없게됨. 
                  즉, 특허등록받아도 그 특허는 무효(invalid)가 됩니다.
                  그리고, $10,000이하 벌금 또는 2년 이하의 징역이 부과될 수 있습니다.

  징벌규정에 비추어 보면 쉽게 간과할만한 규정은 아닌 것 같습니다. 미국출원관련하여서는 꼭 염두에 두고 있어야 하는 규정으로 생각됩니다. 

  다만, 이러한 규정을 인지하지 못했기 때문에, 위반한 경우에는 $200.00의 관납료와 함께, 각종 진술서를 포함하여 petition을 제출함으로써 구제가 가능합니다. 즉, 나중에라도 Foreign Filing License를 발급 받을 수 있습니다 (미국법에서는 대체적으로 이러한 규정을 모르고 선의로 (through error and without deceptive intent) 위반한 경우에는 구제가 가능한것 같습니다). 허나, 실수에는 대가가 따르는 법, 진술서에 진술하여야 할 내용들이 꽤 많습니다. 공증도 받고 법률문서도 작성해야되므로 Attorney Fee또한 많이 charge될 것으로 보입니다. 따라서, 반드시 처음부터 염두에 두는 것이 좋을것 같습니다.
   
사실,  직접 실무를 진행해본 결과, Foreign Filing License를 발급받는 것은 어렵지 않습니다. 발명을 출원하게 되면, 2~3주 후에 USPTO로부터 Filing Receipt가 발급되는데, 그 Filing Receipt에  Foreign Filing License가 포함되어 있습니다. 아래를 참조하시기 바랍니다.


   USPTO에 Application Filing하고 2주 후에 발급된 Filing Receipt입니다.


   Filing Receipt의 첫페이지 제일 아래 부분에 위와 같이, Foreign Filing License가 발급되어 있었습니다. 별도로 신청하지 않아도 Application Filing을 하면 자동으로 신청 및 발급이 됩니다.


   2페이지 부분에는 Foreign Filing License에 대한 자세한 설명이 나와 있습니다. 설명은 3페이지에도 이어져 있습니다.


  미국에 이러한 규정이 존재하는 이유는, 미국에서 발명된 것으로, 국방상 중요한 기술 등이 해외에 먼저 유출되는 것을 방지하기 위하여 일단 USPTO에서 사전검열(?)을 하기 위한 것으로 보입니다.  한국에는 국방상 중요한 기술에 대하여 외국에 출원금지(제41조), 비밀명령(제64조, 제87조), 강제실시(제106조) 등의 규정이 있지만, 이를 위하여 모든 발명을 한국특허청에 출원하도록 강제하는 규정은 없습니다.  한편, 중국과 인도에는 Foreign Filing License와 유사한 규정이 있다고 합니다.

   지식재산권의 법제도 및 개념이 잡혀가던 때에 아시아에서 가장 선진국이던 일본은 2차대전의 패전국이므로 자국 무기개발을 보호할 수 있도록하는 이러한 규정을 제정할 수 없도록 미국으로부터 컨트롤 받았고, 대한민국 특허법은 일본특허법을 참조하여 만들어지느라 이것까지 따라서 이러한 규정이 없게 되지 않았을까...하는 것은 순전한 제 사견입니다.


댓글 없음:

댓글 쓰기