출원인 및 발명자가 Small Entity (이하, “SE”)에 해당하는 경우에는, USPTO에 대하여 납부하는 관납료(fee) 중, 상당수에 대하여
50% 감면을 받을 수 있다. 또한, 미국특허법의
전면 개정법인 Leahy-Smith America Invents Act (이하 “AIA”)에서 Micro Entity (이하, “ME”)에 관련된 규정이 도입됨에 따라 (Federal Register),
ME에 해당하는 경우에는, 2013년 3월 19일 부터, 아래와 같이 관납료의
75%를 감면받을 수 있게 되었다.
이러한 관납료의 감면제도는, 한국 소기업 또는 개인 발명자들이 미국출원을
진행하는 경우, 그 비용 부담을 줄이기 위해 잘 알고 활용해야할 제도이다. 더군다나, 지난 3월 19일에 미국특허청의 관납료가 일괄적으로 인상되었으므로, 더욱 이러한
감면제도를 잘 활용할 수 있어야할것으로 보인다. 따라서, ME 감면을 인정받기 위한 요건, 그리고 감면주장절차 등에 대하여 간단히 소개해보고자 한다.
Micro
Entity -75%감면
(1-1) 요건 – Gross Income Basis
i) Small Entity 로서의 요건을 모두 만족하여야한다.
iii) 미국특허출원수가 4개
이하여야 한다. (타국출원, 가출원, 및 PCT출원 후 national
fee ‘미납’출원은 상기 개수에 포함되지 않는다.)
iv) 위 요건은 출원인, 발명자, 공동발명자, 양수인, 및
라이센스받은자 모두에게 충족되어야한다. 즉, Non-Micro
Entity에게 라이센스 계약되거나 양도된 상태인 경우 해당하지 않는다.
(1-2) 요건 – 고등교육기관 (Institution of
Higher Education) Basis
è SE요건을 충족하며, 고등교육기관의 직원의 발명 또는 출원, 고등교육기관에게 라이센스
계약이 되거나 양도되는 발명의 경우에는 ME로 인정받을 수 있다. 허나, ‘고등교육기관’은, 미국법 “Higher Education Act of 1965”에 의하여 "institution of higher education" as being physically located “in any State.”로 해석된다. 따라서, 한국의 고등교육기관은 ME로 인정받을 수 없다. 따라서, 본 Post에서는 고등교육기관 Basis 감면에 대하여는 자세히 다루진 않겠다.
(2) 절차
- Fee의
납부 Due date를 기준으로 요건이 충족되는 경우, Certification
of Micro Entity Status Form (PTO/SB/15A)을
제출하고 감액된 만큼의 fee를 납부함으로써, 감면을 받을
수 있다.
- 위 Form에 서명하는 주체는, i) 사건을 대리하는 Patent Attorney (or Agent) 또는 ii) 모든 발명자 (발명자=출원인인 경우)가 되어야한다. 즉, Assignee가 발명자와 별도로 존재하는 경우에는, Patent Attorney가 서명주체가 되어야한다.
- 위 Form에 서명하는 주체는, i) 사건을 대리하는 Patent Attorney (or Agent) 또는 ii) 모든 발명자 (발명자=출원인인 경우)가 되어야한다. 즉, Assignee가 발명자와 별도로 존재하는 경우에는, Patent Attorney가 서명주체가 되어야한다.
- 절차의 진행에 따라 감면된 Fee를
납부할때마다, 여전히 ME에 해당함을 USPTO에 verify 해야된다.
다만, 위 Form을 다시 제출할 필요는
없고, 단지 check box에 check함으로써 가능할 것으로 생각된다. 반면, 절차 진행 중 ME의 지위가 상실되었다면, “notification of loss of entitlement to micro entity status (simple
statement가능)”를 제출함으로써 USPTO에
notify하고, 정상 관납료 또는 SE에 따른 관납료를 납부하여야한다.
(3) 적용대상 출원
-이미 출원되어 진행중인 Application에 대하여도 적용 가능하다. 즉, 이미 등록된 특허의 경우에도,
위 Certification을 제출함으로써 maintenance
fee에 대한 감면을 받을 수 있다.
(4) 비고
- 위와 같은 요건에 충족되는 경우,
Certification of Micro Entity Status Form만을 제출함으로써, 비교적
간단하게 감면받은 관납료를 납부할 수 있다. 다만, ME에
해당하지 않으나, 해당하는 것으로 표시하여 감면을 받는경우, 기만 (Fraud)에 의한 것이라고 인정받으면 추후 등록받은 특허권까지 무효(Invalidate)될
수 있다. 다만, 그러한 ME의
주장이 다른 악의 없이 (Good faith) 단지 착오 (Mistake)
에 의한 것이라면 부족분을 더 납부하는 것만으로 특허권이 유지될 수 있다.
(5) 추가정보
-Fee를 납부하기 이전 또는 동시에 Micro Entity Form을 작성하여 제출하여야 한다. 먼저 납부하고 나중에 환불신청은 인정되지 않는다.
-만약 ME로써의 지위를 상실하였다면, 그 지위 상실을 USPTO에 즉시 report하여야한다.
-각 출원마다 별도의 Form을 제출하여야 한다. (CA, DA, CIP, Reissue마다 각각)
-
-References-
좋은 내용 감사합니다~! :)
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