Election by Original Presentation (EOP)

미국특허출원절차 업무를 직접적으로 시작한지는 그리 오래되지 않았지만, “Election by Original Presentation”이라는 신기한 프로세스를 지난주에 하나 만나게 되어 소개해보고자 합니다.

지난달에, Examiner의 Non-final Office Action에 대하여 Amendment 및 Response를 제출하였는데, 한달 후에Examiner으로부터 “Non-responsive”하다는 통지를 받았습니다. 그 이유가 뭔가하여 살펴보니, Examiner는 “최초에 제출된 명세서상의 Claim에 근거하여 심사를 진행하였고, 현재 보정은 발명을 바꾸는 것에 해당하므로 부적합하다”는 이유였습니다.

흠..저는 단지 Markush Claim형식으로된 2항에서 하나를 추출하여 1항에 더했을뿐인데, 왜 이것이 발명을 전부 바꾸는 것으로 인정된 것일까하여 의아했습니다.  그래서, Examiner의 설명을 더 자세히 살펴보았습니다.

Examiner는 다음과 같이 설시하였습니다. “최초 출원된 명세서상의 기재로 보건데, claim 1은 독립항 형식이고, claim 2는 A, B, C, and D 중 어느 하나를 선택하는 형태로 되어 있다. 그리고, claim 3은 B를 더 한정하는 형태이다. 따라서, 심사를 진행하기 위하여 “constructively” B를 선택하여 심사를 진행했다. 그러므로 Applicant가 제출한, 2항의 C를 1항에 더하는 보정은 한번 elected된 발명을 non-elected된 발명으로 변경하는 것이되고, 따라서, Amendment상에 있는 claim들은 모두 withdrawn된 발명이된다. 즉, 전체 claim들이 withdrawn된 상태가 되므로 본 Amendment & Response는 Non-responsive하다.”

간단히 되풀어 보면, Examiner는 이미 B를 발명으로 자의적으로 Election하였고, 이건 Restriction Requirement를 발행하고, Applicant가 B를 선택한 것과 마찬가지이므로, non-Elected된 C를 선택하는 것은 받아들여질 수 없다는 것입니다.

저도 처음 받는 경우여서 회사내의 다른 변호사들에게 물어보거나 U.S. patent prosecution 관련한 Blog들을 살펴보았는데, 여전히 흔치 않은 경우인 듯 합니다. 그 중에, All Things Pros라는 Blog에 관련 사항이 있으니(http://allthingspros.blogspot.com/2009/12/what-happens-when-claims-to-different.html), 한번 참조해 보시는 것도 좋을 것 같습니다.

여튼, 정리해보면, 위와 같은 Examiner의 Action은 적합한 절차에 해당합니다. MPEP에도 관련 규정이 있더군요. (MPEP §821.03)

¶ 8.04    Election by Original Presentation

Newly submitted claim [1] directed to an invention that is independent or distinct from the invention originally claimed for the following reasons: [2]

Since applicant has received an action on the merits for the originally presented invention, this invention has been constructively elected by original presentation for prosecution on the merits. Accordingly, claim [3] withdrawn from consideration as being directed to a non-elected invention. See 37 CFR 1.142(b) and MPEP § 821.03.

** > A < complete action on all claims to the elected invention should be given.

**

An amendment canceling all claims drawn to the elected invention and presenting only claims drawn to the nonelected invention should not be entered. Such an amendment is nonresponsive. Applicant should be notified by using form paragraph8.26.

이러한 규정에 근거하여, Examiner는 non-responsive하다는 통지를 할 수 있습니다. 그리고 그 통지에는 아래와 같은 form이 쓰이게 됩니다.

The amendment filed on [1] canceling all claims drawn to the elected invention and presenting only claims drawn to a non-elected invention is non-responsive. The remaining claims are not readable on the elected invention because [2].
Since the above-mentioned amendment appears to be a bona fide attempt to reply, applicant is given a TIME PERIOD of ONE (1) MONTH or THIRTY (30) DAYS, whichever is longer, from the mailing date of this notice within which to supply the omission or correction in order to avoid abandonment. EXTENSIONS OF THIS TIME PERIOD UNDER 37 CFR 1.136(a) ARE AVAILABLE.

따라서, 한달이내에 답변을 내어야 합니다. 상당히 짧은 기간입니다. 특히나 한국출원을 기초로한 미국출원이라서 한국대리인, 그리고 출원인, 발명자와 모두 의견을 주고받아야하는 경우라면, 1개월은 상당히 짧은 기간에 해당합니다. 더군다나 이러한 Examiner의 Action은 익숙치 않은 경우가 많으므로 더 시간이 촉박하겠죠.

위와 같은 경우에 어떻게 대응하는지는, Restriction 절차에 대하여 대응하는 경우와 같습니다. 심사관의 Restriction 및 Election에 동의하지 않는다면, Reconsideration요청 및 그를 뒷받침하는 Argument를 제출할 수 있습니다. 또한, 그 Argument로 인한 설득이 실패한다면, Petition을 제출하여 더 다퉈볼 수 있습니다. 허나, 현재 심사 trend로 볼때, 이러한 Argument 가 받아들여질 가능성은 매우 낮습니다. Restriction에 관한 OA는 점점 많이 나오는 추세고, Restriction에 대한 근거 자체가 “Burden,” 즉 Examiner의 심사부담이라는, 어떻게 보면 주관적인 근거에 기초하므로, 뒤집는 것은 쉽지 않습니다. 그렇다면, 차라리, 다른 발명이라고 Examiner가 지적한 발명은 별도의 출원(Continuation Application 또는 Divisional Application)을 통하여 진행하고, non-responsive하다는 통지에 대응하여 새로운 Amendment를 제출하는 것이 가장 부드럽게 넘어갈 수 있는 경우가 아닐까 생각합니다.

물론, 어떻게 보면, 대응은 간단합니다. 통상적인 절차와 크게 다르지 않습니다. 그리고, 이러한 “Election by Original Presentation”은 흔하게 나오지 않습니다 (아직까지는). 그러므로, 이러한 경우가 있다는 것을 참고하셔두는 정도로 알아두시면 될 것 같습니다. 다만, Restriction Requirement의 발행 비율은 점점 늘어가는 추세이므로, 이러한 Examiner의 Action을 받는 경우도 점점 늘어가지 않을까 하는 것이 개인적인 생각입니다. 또한, 이러한 사항을 약간이라도 염두에 두고 Response를 작성하는 것과 아닌것과의 차이는 분명히 존재하겠죠.

특히, 한국출원인 중에 비용적으로 크게 여유가 없는 출원인은, “Election by Original Presentation”에 따라서 Response를 한번 더 작성하게 되면, 꽤 부담을 느낄 수도 있으므로, 이러한 경우가 발생할 위험을 줄이는 방향으로 거절대응전략을 진행하는 것이 좋을 것 같습니다. 제가 참고했던 All Things Pros의 필자는 Worst Case를 하나 예로 들었습니다. 만약, Final OA이후에, New/added claim을 제출하기 위하여 RCE를 신청하여New/added claim으로 Claim이 변경되었는데, Examiner가 RCE에 따른 심사 진행 중New/added claim에 대하여 non-elected된 발명으로 변경하는 것이라 판단하여 non-responsive를 통지한다면, 출원인은 RCE 관납료를 제출하였지만, 원했던 claim에 대한 심사는 받지 못하고, 별도로 CA/DA를 또 진행하여야 하는 부담을 안게될 것입니다. 가능한 시나리오죠 (물론, Examiner가 이렇게 까지 심하게 하지는 않을거라고 합니다). 조심하여야겠습니다. 경우에 따라서는 이러한 경우 미국대리인을 원망하는 출원인분들도 계시니까요.

추후, 본 topic과 관련하여 case 또는 다른 blog의 내용을 발견한다면 분석하여 update하도록 하겠습니다.