AIA vs. Submarine Strategy (TMP)

 1. Submarine Patent란 무엇인가 (두산백과 참조)


이것은, 출원자가 특허명세서의 수정을 되풀이하여 고의적으로 특허의 성립을 늦추고, 그 기술에 대한 특허가 출원되어 있다는 사실을 모르는 제3자가 이 기술을 이용한 제품을 만들기를 기다린다. 그러다가 이 제품이 널리 보급된 시점에서 갑자기 특허를 성립시킨 후, 특허권 침해를 이유로 막대한 로열티를 청구하는 것이다.

1995년 이전의 미국 특허법에는 출원 중인 특허안건을 공개하는 제도가 없었다. 또한, 특허의 유효기간도 심사기간과 상관없이 특허 성립시(issued)로부터 17년간으로 되어 있었다. 즉, 잠수함특허는 이런 특허제도상의 허점을 악용한 것으로, 국제적으로 문제가 되었다.

물 밑에 숨어 있다가 갑자기 나타나 타격을 입힌다는 뜻에서 '서브머린(잠수함)특허'라고 불리게 되었다. 또, 이러한 방법으로 막대한 이익을 얻은 미국의 발명가 레멜슨(Jerome Lemelson)의 이름을 따 '레멜슨 특허'라고도 한다. 레멜슨은 한국 전자업체에 대해서도 특허분쟁을 일으켜 수백억 원대의 로열티를 받은 것으로 알려져 있다.

미국 이외의 국가에서는 심사 중인 특허안건을 출원 후 일정기간을 거쳐 공개하거나 출원일로부터 유효기간을 계산하기 때문에 이와 같은 문제가 발생할 여지가 없다. 세계 각국의 비난을 받아 미국은 1995년에 특허제도를 개정하여 유효기간을 출원일로부터 20년으로 규정하였다.

그러나 이 법 개정 이전에 출원된 안건(이하, 'pre-URAA 출원')에 대해서는 특허성립일로부터 17년이라는 이전의 제도가 그대로 적용되기 때문에 앞으로도 잠수함특허로 인한 분규가 발생할 여지는 남아 있다.   게다가, 이러한 법개정의 발효일일 1995년 6월 8일 이전에, 수많은 특허가 출원되었다. 그리고, 그 출원들 중, 현재까지 pending 중인 출원은 200건 이상으로 추산되고 있다.

2. AIA와의 관계

위 문제점을 해결하기 위하여 AIA에도 관련 규정이 제정되었다. 바로, pre-URAA 출원들에게 AIA의 발효일 (2013년 3월)로부터 1년간의 유예기간을 주어서, 특허 등록 후 17년간의 권리기간을 향유하게 되는 이점을 포기하도록 하는 규정 그리고 심사가 왜 아직도 진행되고 있는지에 대한 PTO의 검토를 요구하는 규정을 포함하는 section 1(m)이 존재하였었다. 따라서, 많이 현존하는 submarine patent들의 상황을 주목하게 하였습니다.

허나, 지난 1월 1일 통과된 AIA에 대한 보정안인 HR6621에는 1(m)에 대한 사항이 삭제되었습니다. 즉, submarine patent들에 관하여는 분명한 처리가 필요함을 인지하고 있으나, 그 처리방법에 대하여는 아직 논의 중인 상태로 둔 것입니다.

이와 관련하여서는 최소한 AIA의 발효일인, 2013년 3월 16일 이전에는 확실한 결과가 나올 듯하다. 그 결과가 나오는 대로, 본 post에 대한 내용을 업데이트 할 예정입니다.