[MPEP] 2173.02 - Clarity and Precision

I. 35 U.S.C. 112, second paragraph 규정

미국 특허 출원 명세서의 claim (청구항)을 작성함에 있어서, 35 U.S.C. 112, second paragraph에 기초하여, claim language는 간단하고 명료하게 작성되어야 한다. 이는 우리나라 특허법 제42조제4항의 규정에 대응되는 사항이다.

이러한 규정을 두는 취지는, claim을 통하여 특허의 권리범위를 명확하게 확정하기 위함이다. 즉, 기술 개발을 진행하는 경우, claim이 모호하게 작성된 선행특허의 권리범위를 인식하지 못하게 됨으로써 발생하는 침해를 방지하기 위함이다.

이러한 취지에서, MPEP § 2173.02에는 35 U.S.C. 112, second paragraph의 판단에 대하여 아래와 같이 기재하고 있다.

Definiteness of claims is not to be analyzed in a vacuum, but rather in light of:

(A) The content of the particular application disclosure;

(B) The teachings of the prior art; and

(C) The claim interpretation that would be given by one possessing the ordinary level of skill in the pertinent art at the time the invention was made.

심사관은, 35 U.S.C. 112, second paragraph에 대한 사항을 판단할 때, 발명이 속한 기술 분야에서 통상의 지식을 가진자(당업자)가 specification을 참조하여 작성된 claim을 명확하게 해석할 수 있는지의 여부를 판단한다. 즉, 당업자가 subject matter를 해석할 수 있는 최소한도의 명확성을 가졌는지를 판단하는 것이다.

심사관은, 심사관이 생각하기에 적합한 단어가 사용되지 않았다던지, 아니면 현재 사용된 용어보다 더 적합한 단어가 존재한다던지 하는 이유로 35 U.S.C. 112, second paragraph에 따른 거절이유를 통지할 수는 없다.

최소한도의 명확성이 인정되면, 출원인에게 어느 정도의 자유도는 인정된다. 예를 들어, specification에 어떤 용어의 definition을 기재하고, 그 용어를 자신이 원하는 의미로 사용 가능하다 (물론, 단어 그 자체로 명확히 해석되는 것을 전혀 다른 의미로 사용하는 경우는 허용되지 않을 것이다).

MPEP § 2173.05(d)에는 불명확한 claim language에 대한 예시들이 기재되어 있다. 물론, 기재되어 있는 단어들이 사용된 것만으로 거절되는 것이 아니라, specification을 참조하여 판단된다.

II. 35 U.S.C. 112, second paragraph의 판단과 관련된 몇 가지 판례

1. Solomon v. Kimberly-Clark Corp., 216 F.3d 1372, 1379, 55 USPQ2d 1279, 1283 (Fed. Cir. 2000), In re Larsen, No. 01-1092 (Fed. Cir. May 9, 2001) (unpublished)

-> claim의 각각의 elements중 어느 하나의 의미가 불명확하더라도, claim을 전체적으로 해석하는 경우 그 의미가 명확하다면, 35 U.S.C. 112, second paragraph의 거절대상이 아니라는 판례이다. 즉, 35 U.S.C. 112, second paragraph를 판단함에 있어서, 각 단어가 아닌 claim 전체의 해석가부가 그 판단하는 대상이다.

2. Metabolite Labs., Inc. v. Lab. Corp. of Am. Holdings, 370 F.3d 1354, 1366, 71 USPQ2d 1081, 1089 (Fed. Cir. 2004)

-> 35 U.S.C. 112, second paragraph를 판단함에 있어서, 당업자의 견지에서 판단이 수행되어야 함을 판시하였다. 또한, claim에 기재된 발명의 범위를 명확히 한정하기 위하여 필요한 모든 시도가 수행되고, 그럼에도 불구하고 발명의 범위가 특정되지 않는 경우에만 35 U.S.C. 112, second paragraph에 따른 거절이유가 적법하다고 판단하였다. 따라서, 그 단어 자체의 의미가 불명확한 단어이더라도, 발명을 해석하기 위한 수단인 specification에 그 의미가 명확히 정의된 단어는 불명확한 claim을 구성하지 않는다.

3. Bancorp Services, L.L.C. v. Hartford Life Ins. Co., 359 F.3d 1367, 1372, 69 USPQ2d 1996, 1999-2000 (Fed. Cir. 2004)

-> "surrender value protected investment credits"이라는 phrase 가 claim에 사용되었고, 그 phrase는 specification에도 사용되지 않았지만, 단어들 자체의 의미는 명확하고, 당업자에게 발명을 이해하기 위하여 적당한 정도의 의미해석이 가능한 단어이므로, 35 U.S.C. 112, second paragraph에 따른 거절 대상은 아니라고 판단하였다.

4. Morton Int'l, Inc. v. Cardinal Chem. Co., 5 F.3d 1464, 1470, 28 USPQ2d 1190, 1195 (Fed. Cir. 1993)

 -> claim language가 명확하게 작성되지 않아 그 발명의 범위를 당업자가 명확하게 이해할 수 없고, 그에 따라 침해를 피하기 어려운 경우에는, 35 U.S.C. 112, second paragraph의 거절이유가 적합함을 판시하였다.

5. Orthokinetics, Inc. v. Safety Travel Chairs, Inc., 806 F.2d 1565, 1576, 1 USPQ2d 1081, 1088 (Fed. Cir. 1986)

-> claim을 통하여 발명의 범위를 해석할 수 있는지의 여부는 specification의 기재를 고려하여 판단되어야 하며, specification을 통하여 범위가 해석될 수 있는 정도라면, 35 U.S.C. 112, second paragraph에 따른 거절 대상은 아니다.

 또한, 35 U.S.C. 112, second paragraph의 거절대상에는 해당하지 않으나, 심사관이 판단하기에 발명을 더욱 명확히 특정 가능한 claim language가 존재하는 경우, 더욱 나은 claim language로 정정할 것을 제안(suggestion)할 수 있다. 다만, 출원인이 그 제안을 받아들이지 않는 경우, 심사관이 그것을 계속하여 밀어붙일 권한은 없다.

III. 35 U.S.C. 112, second paragraph에 대한 대응 이후

심사관의 35 U.S.C. 112, second paragraph에 따른 거절이유 이후에, 출원인은 claim에 대한 적법한 보정을 통하여 그 거절이유를 극복할 수 있다. 다만, 보정을 하는 경우, i) specification의 기재와의 용어 불일치가 발생하여 불명확한 기재가 될 수 있는 점, ii) specification까지 전부 수정하는 경우 new matter의 추가에 대한 문제가 발생할 수 있는 점, iii) estoppel의 문제가 발생할 수 있는 점을 고려하여야 할 것이다. 다만, specification 상에 충분한 내용이 기재되어 해석이 가능한 사항에 관하여는 보정 없이 거절이유를 극복할 수 있는 경우도 존재한다.

또한, 심사관이, claim을 전체로서 검토하였고, 35 U.S.C. 112, second paragraph의 거절이 적합하다고 판단하였으면, 왜 그 claim이 "vague and indefinite"한지에 대한 분석과 이유를 Office Action에 포함시켜야 하고, 그 반대로 출원인에서 설득된 경우, 다음 Office Action을 발행할 때, 35 U.S.C. 112, second paragraph에 따른 거절이유가 왜 극복되었음을 나타내고 어떻게 심사관의 의견이 변경되었는지에 대한 설명을 제공하여야 한다. 이를 통하여, 특허 출원에 대한 심사기록을 강화시킬 수 있다. 특히 estoppel을 판단함에 있어, 이러한 내용이 중요하다.

IV. 35 U.S.C. 112, second paragraph 보정의, Estoppel에 대한 판단

Supreme Court in Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co., 535 U.S. 722, 122 S.Ct. 1831, 1838, 62 USPQ2d 1705, 1710 (2002) 판시사항에서, 금반언(estoppel)을 판단함에 있어서, 출원심사기록은 중요한 역할을 한다고 언급하였다. 즉, 특허 요건을 만족시키기 위하여 발명의 청구범위를 한정하는 보정을 한 경우에는 그 축소된 범위의 권리를 포기한다는 금반언의 적용을 받게된다. 

또한, 35 U.S.C. 112, second paragraph에 대한 보정에 관하여는, "[i]f a § 112 amendment is truly cosmetic, then it would not narrow the patent's scope or raise an estoppel. On the other hand, if a § 112 amendment is necessary and narrows the patent's scope-even if only for the purpose of better description-estoppel may apply." Id., at 1840, 62 USPQ2d at 1712라고 판시하였다. 즉, 35 U.S.C. 112, second paragraph에 따른 보정을 행하더라도, 그것이 실질적으로 발명의 범위를 감축하는 것이라면 금반언의 대상이되고, 청구범위의 감축 없이, 단지 형식적인 기재만의 정정인 경우에는, 금반언의 적용대상이 아니라는 것이다. 다만, narrow amendments가 있었으나 prosecution history record이 없는 경우, 금반언이 적용되는 한정보정임을 간주한다. 반대사실의 입증책임은 출원인이 지게된다. 따라서, 가능한 한, 심사관은, 35 U.S.C. 112, second paragraph 에 대한 거절이유 통지 및 거절이유 철회에 대한 명확한 출원심사기록을 명확히 남겨야 한다.