2012-09-24

Applicant's Admitted Prior Art

     미국 특허 출원을 진행함에 있어서, USPTO로부터 발행되는 Office Action에 기재된 35 U.S.C 102 or 103 Rejection의 인용참증 중, Applicant's Admitted Prior Art (AAPA)가 선행기술로써 인용될 경우가 있다.

     APAA는 명세서상의 [Background] 부분에 언급한 기술이 그 자체로써 당업자의 견지에서 claimed invention과 동일 범위의 기술이라고 판단되어 35 U.S.C 102 Rejection이 통보되거나, 다른 선행기술(Prior Art)와 참조되어 35 U.S.C 103 Rejection이 통보될 수 있다.
     그럼 이러한 Rejection을 방지하고, 또한 극복하기 위하여 어떠한 방안이 고려되어야 할지에 대하여 간략하게 생각해 보았다.

1. APAA가 인용참증이 되는 것을 방지하기 위한 방안

     본원 발명의 이해가 꼭 필요한 것이 아니라면, Prior Art를 [Background]에 언급할 필요는 없다. 특히, 미국 출원의 경우에는 선행기술에 대한 도면을 포함하는 경우에는, 도면 상에 -Prior Art-라고 명확히 적시할 것을 요구하고, 그렇지 않은 경우 Objection의 사유가 되기 때문에, [Background]에는 가급적이면 선행기술을 적시할 필요성은 없는 것같다.
     차라리, [Detailed Description]부분에 선행기술의 내용을 풀어서 녹여쓴다면, APAA가 인용참증으로 인용되는 것도 방지하고, 또한 발명의 내용을 명확히 뒷받침할 수 있기 때문에, 이러한 방식으로 진행하는 것이 더 적합할 것같다.

     다만, 본원 발명의 이해를 위해서, 또는 특허성을 주장하기 위하여 선행기술의 적시가 필요하다고 판단되는 경우에는, 'Prior Art'라는 표현 보다는 'Related Art'라는 표현을 사용하고, "It does not admit that the 'related art' is prior art under 35 U.S.C 102"라는 문구를 삽입하는 것이 유용할 수도 있을 것이고, 아니면 발명자 본인의 다른 Background 기술이라고 언급할 수도 있을 것이다 (It's possible to draft the background section with a statement that the work is the inventors own unpublished work).

2. APAA가 인용참증으로 제시된 경우, 대응 시 주의점

     APAA가 인용참증으로써, 35 U.S.C 102 or 103 Rejection이 통지된 경우, 주의하여야 할 점은, 심사관이 APAA라고 언급한 기술이 실질적으로 APAA에 해당하는 지를 검토해 보아야 할것이다.
     만약, APAA가 아님에도, Examiner가 APAA로써 언급한 인용참증을 극복하기 위하여 아무런 언급없이(silent) 차이점을 주장하는 Arguments를 작성하거나, 그 기술을 지칭하기 위하여 'APAA'라고 언급한 경우에는 (confirmation or admission), 그 기술이 실질적으로 APAA가 되어버리는 문제점이 있기 때문이다.
     따라서, 심사관이 APAA로 언급한 기술이, 실질적으로 선행기술에 해당하는지를 판단하기 위하여 35 U.S.C 102 or 103 Rejection에 적용될 수 있는 선행기술의 기준에 따라 심사관이 APAA로써 언급한 기술이 적합한지 여부를 먼저 판단하여야 할것이다.

     반면에, 실제로 APAA에 해당하는 기술이라면, Response 상에서 그 기술을 'APAA'라고 언급하더라도, 별다른 문제는 없을 것으로 판단된다.

     또한, APAA를 언급한 Response를 제출한 이후에 심사관이 지적한 APAA가 잘못된 것을 알게 된다면, Mistake (see Black's)임을 주장하고 그 언급을 철회할 수 있을 가능성도 존재한다.

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